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La distinctivité ab initio et la distinctivité par l’usage des marques - arrêt venteprivée.com (Cass.com 6 décembre 2016)

11
JAN.
Par Cabinet Bouchara - Blog propriété intellectuelle

La distinctivité est LA condition de validité d’une marque.

Il s’agit d’un principe fondamental en droit des marques comme l’ont affirmé les arrêts « Hag » CJCE 17/10/1990 ou encore « Arsenal Football Club » 12/11/2002.

Une marque est distinctive lorsqu’elle permet de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux qui sont proposés par ses concurrents. Ce caractère s’apprécie en fonction des services et produits pour lesquelles la marque a été déposée.

Par exemple, la marque ORANGE pour désigner des services de téléphonie mobile est tout à fait distinctive. La marque VETEMENTS pour désigner des vêtements ne le serait pas.

Pendant longtemps, il était aisé d’obtenir l’enregistrement de marques peu distinctives devant l’INPI et cela était plus difficile devant l’EUIPO (Office des Marques Communautaires).

Aujourd’hui, il est devenu beaucoup plus complexe d’obtenir l’enregistrement, en tant que marque française, d’une marque peu distinctive, même parfois avec un élément figuratif.

L’INPI a souhaité s’aligner sur la pratique de l’EUIPO (qui aujourd’hui est plus souple que l’INPI) ainsi que sur des décisions particulièrement intéressantes en matière de distinctivité, telles que notamment les décisions I LOVE PARIS (Cour de Cassation, 6 janvier 2015), ou encore CHOCO COOKIE (Cour d’Appel de Paris, 29 mars 2016).

La question qui se pose souvent en jurisprudence est celle de savoir si une marque, qui n’est pas distinctive à l’origine, peut acquérir un caractère distinctif par l’usage.

Cela est particulièrement important pour les entreprises qui ont pu décider de s’identifier avec une marque parlante qu’ils ne peuvent ensuite plus changer.

L’enjeu pour ces entreprises est que cette marque, si elle n’est pas protégeable, pourra alors être librement utilisée par tous les autres acteurs du marché.

Les entreprises doivent être alertées et sensibilisées par leur avocat en droit des marques ou leur avocat en propriété intellectuelle afin de mettre en place des actions qui pourront les aider à obtenir la reconnaissance du caractère distinctif par l’usage de leur marque en cas de remise en cause de la validité de cette marque par un tiers.

Il est possible pour une marque d’acquérir le critère de distinctivité par l’usage en l’enregistrant devant l’INPI ou EUIPO après que la marque ait acquis un caractère distinctif dans l’esprit du public.

La preuve de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage dépend d’un certain nombre d’éléments (CJUE le 19 juin 2014) et notamment :

  • De la part de marché détenue par la marque,

  • De l’intensité, étendue géographique, et durée de l’usage de la marque,

  • De l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir,

  • Ou encore de la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit ou service comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque.


L’apport de l’arrêt venteprivée.com

La société « Vente privée.com » est au cœur d’une saga judiciaire portant sur la validité de sa marque.

Elle est en effet titulaire de plusieurs marques verbales (vente.privee.com/vente-privee.com/etc..)

Dans une première décision du 28 novembre 2013 « Venteprivee c/ Showroomprive », le Tribunal de Grande Instance a considéré que la marque VENTEPRIVEE.COM était dépourvue de caractère distinctif pour certains services de la classe 35 (notamment les services de ventes promotionnelles permettant aux clients d’acheter en ligne des produits et services de tiers) et l’a donc annulée.

Dans une seconde décision du 6 décembre 2013, devenue définitive, le Tribunal de Grande Instance a en revanche considéré que la marque Vente.privée.com était une marque notoire.

Il a été formé appel du jugement du 28 novembre 2013 et dans un arrêt du 31 mars 2015, la Cour d’Appel de Paris a infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance, considérant que la marque VENTEPRIVEE.COM avait acquis un caractère distinctif par l’usage.

Showroomprivee.com s’est ensuite pourvu en cassation qui a rejeté le pourvoi dans un arrêt du 14 décembre 2016 au motif que la Cour d’appel de Paris a justement:

« pu déduire que la marque verbale « vente-privee.com » avait acquis par l’usage un caractère distinctif au regard des services de promotion des ventes pour le compte des tiers et de présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ainsi que des services de regroupement pour le compte de tiers de produits et de services, notamment sur un site web marchand, désignés à son enregistrement ».

Cette dernière décision montre que sous certaines conditions, une marque peu distinctive à l’origine, peut devenir protégeable.

Toutefois, une telle marque restera faible en ce que son titulaire ne pourra pas s’opposer à l’usage des termes VENTE PRIVEE par un concurrent de manière totalement descriptive.

Si cette possibilité pour les marques de voire reconnaître leur caractère distinctif dans un second temps est une très bonne chose, il ne faudrait pas aller trop loin…

Par exemple, il existe une marque de vêtements suisse haut de gamme dénommée « VETEMENTS », qui n’a apparemment pas été déposée comme en tant que marque, est ce que l’exploitant d’une telle marque pourrait, si elle devenait très connue, obtenir l’enregistrement de la marque qui aurait acquis un caractère distinctif par l’usage.

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