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L'effet du temps sur les marques

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DEC.
Par Audrey Side - Blog propriété intellectuelle

La fonction d’une marque est de garantir au consommateur l’origine d’un produit ou d’un service qu’elle désigne, pendant une durée de 10 ans renouvelable.

Cependant, cette durée n’est pas intangible et a été limitée par le législateur afin de ne pas octroyer au titulaire d’une marque un monopole trop long sur un signe dans des catégories de produits et services qu’il n’exploiterait pas.

Le titulaire d’une marque dispose ainsi d’un délai de 5 ans pour commencer à l’exploiter, à l’issue duquel la marque pourra être annulée en raison de l’absence d’usage sérieux. C’est la « déchéance de marque pour non-usage ».

Le titulaire d’une marque risque donc de perdre le droit d’usage exclusif qu’il dispose sur un signe.

Les conditions de la mise en œuvre de cette action sont réglementées par l’article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle ainsi que par l’article 58 du Règlement 2017/1001 en vigueur depuis le 14 juin 2017.

Ainsi dans une décision récente, l’office des marques de l’Union européenne (EUIPO) a par exemple annulé la marque « Big Mac », pourtant enregistrée depuis l’année 1998, en décidant que son titulaire, la société McDonald’s, n’en avait pas fait un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans pour les produits et services enregistrés (EUIPO Supermac’s Ltd / Mc Donald’s International Property Company Ltd – 11 janvier 2019 n°14 788 C).

Dans cette affaire, McDonald’s avait pourtant transmis plusieurs preuves d’usage à l’EUIPO, mais elles n’ont pas été jugées suffisamment sérieuses pour prouver l’usage du signe « Big Mac » en tant que marque.

Ainsi, si les conditions légales de la déchéance peuvent paraitre claires, elles doivent tout de même être appréhendées au regard de l’interprétation qu’en font les juges.

Le délai de grâce

Selon le Code de la propriété intellectuelle et le Règlement 2017/1001, la déchéance prend effet cinq ans après la date d'enregistrement d’une marque, ou, cinq ans après le dernier acte d'exploitation de son titulaire.

Cette période est considérée par la jurisprudence comme un « délai de grâce » qui permet au titulaire d’une marque de commencer son exploitation (CJUE, 21 décembre 2016 - Länsförsäkringar AB c. Matek A/S).

Il est important de noter que l'usage sérieux d’une marque commencé ou repris dans les trois mois précédant la demande en déchéance et après que son titulaire ait eu connaissance de l'éventualité de cette demande, ne fait pas obstacle à la déchéance.

La jurisprudence est également venue insister sur le fait que l’usage sérieux d’une marque devait être démontré au cours du délai de grâce, insistant ainsi sur le fait qu’il s’agissait de conditions cumulatives, en rejetant des preuves d’usages produites par le titulaire d’une marque soumise à déchéance, hors de cette période de grâce (CA Paris, Pole 5 ch.2, 14 juin 2019 n°17/21171).

L’exploitation de la marque dans le délai de cinq ans est donc impérative pour éviter qu’elle soit déchue.

L’usage sérieux

L'usage permettant de valider l’exploitation d’une marque doit être « sérieux » ce qui signifie public et réel.

Cet usage ne doit en effet pas être effectué uniquement dans le but de maintenir ses droits de marque, mais doit permettre de garantir au consommateur l'identité d'origine d'un produit ou d'un service.

La jurisprudence est ainsi venue réaffirmer ce principe en définissant un tel usage comme (TGI Paris, 3e chambre 2e section, 2 juin 2017 n° 16/01939) :

« conformément à sa fonction essentielle, à titre de marque pour identifier ou promouvoir dans la vie des affaires aux yeux du public pertinent les produits et services visés au dépôt et opposés aux défenderesses : il doit être tourné vers l’extérieur et public et non à interne à l’entreprise ou au groupe auquel elle appartient.

Le caractère sérieux de l’usage, qui à la différence du défaut d’exploitation n’a pas à être ininterrompu, implique qu’il permette de créer ou de maintenir des parts de marché du titulaire de la marque pour les produits et services concernés au regard du secteur économique en cause et qu’il ne soit ni sporadique ni symbolique car destiné au seul maintien des droits sur la marque. »

Il existe cependant plusieurs nuances concernant la qualification d’« usage sérieux » selon la jurisprudence.

  • L’usage d’une marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif

Tout d’abord, l’emploi d’un signe sous une forme modifiée qui n’en altère pas le caractère distinctif, ne constitue pas un défaut d’usage sérieux.

La Cour d’appel a très récemment accepté que l’usage modifié de la marque « QUINTE + » permette de valider exploitation durant la période de grâce, évitant ainsi au « PMU » la déchéance de sa marque (CA Paris, pole 5 ch.2, 7 juin 2019 n°17/17646).

Elle a également accepté l’usage de la marque « LOFT » associée aux termes « ENDUIT, BETON BRUT, PRIMAIRE, BETON CIRE, ORIGINAL, PROTECTEUR » en affirmant que ces termes du « langage courant » visaient seulement à informer le consommateur sur la finalité des produits de la gamme déclinée de la marque « LOFT » (TGI Bordeaux, 14 mai 2019 n° 15/08879).

  • Le nombre d’usage sérieux

L’usage sérieux d’une marque ne doit pas forcément être apprécié en fonction des quantités, car cela peut dépendre des caractéristiques du produit ou service concerné.

Ainsi, un usage peu important d’une marque peut être suffisant pour être qualifié « d’usage sérieux » en prenant en compte le secteur économique considéré (Cass. Com 5 juillet 2017 n°13-11513, Société Aguentis c- Société Sanofi).

  • Les justes motifs faisant obstacle à l’usage

Il existe des conditions permettant de légitimer le non-usage d’une marque pendant 5 ans, en raison notamment d’un un obstacle qui aurait empêché l’exploitation d’une marque.

La jurisprudence est venue poser les trois conditions suivantes :

- l’obstacle doit présenter une relation directe avec la marque ;

- l’obstacle doit être indépendant de la volonté du titulaire de la marque ;

- l’obstacle doit rendre l’usage de cette marque impossible ou déraisonnable.

Elle a ainsi précisé qu’une action en concurrence déloyale portant sur l’atteinte à une enseigne et au nom commercial n’a pas de relation assez directe avec l’usage d’une marque et ne peut justifier son absence d’usage (CA Paris, Pole 5, ch n°2 – 17 mai 2019 n°18/06796).

Type d’action

Pour les marques françaises, la déchéance peut être exercée par voie d’action ou par voie d’exception, au titre d’une action reconventionnelle lors d’une action en contrefaçon.

Pour les marques de l’Union européenne, la déchéance peut être engagée devant l’Office (EUIPO) ou lors d’une action en contrefaçon à titre reconventionnel également. Dans le second cas, le juge devra surseoir à statuer avant de rendre une décision sur la contrefaçon.

Cette action est cependant réservée à la personne qui parviendra à démontrer que les produits ou services pour lesquels elle demande la déchéance font partie de son activité professionnelle.

La loi Pacte, publiée au Journal Officiel le 23 mai 2019 prévoit que les futures actions en déchéance de marque françaises seront désormais des procédures administratives traitées par l’INPI, comme c’est déjà le cas des oppositions. Cette mesure vise à accélérer le temps de traitement des procédures

Produits et Services concernés

L’action en déchéance étant directement liée à l’exploitation d’une marque, il convient de s’intéresser précisément aux produits et services pour laquelle la marque a été déposée.

En effet, dans le cas où l’action en déchéance ne viserait qu’une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, le titulaire pourrait alors être déchu de ses droits uniquement pour les produits ou les services concernés.

Il devra alors apporter des preuves d’usage de sa marque dans pour chacun des produits et services déposés, afin de démontrer qu’il ne détient pas un monopole injustifié sur le signe qu’il a enregistré.

 

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