Annulation de marque

L’annulation de la marque peut être obtenue par le biais d’une action par laquelle une personne ou le Ministère public demande à un tribunal ou un office de prononcer l’annulation totale ou partielle d’un titre de propriété industrielle.

La nullité peut être demandée à titre principal ou reconventionnel.

L’article L.714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) énonce qu’ « est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L.711-1 à L.711-4 ».

L’article L.411-1 du Code de la Propriété Intellectuelle tel que modifié par l’Ordonnance du 12 février 2020 prévoit que l’INPI est également compétent pour connaître des actions en nullité.

La nullité d’une marque peut être demandée sur le fondement :

• De motifs absolus : une des conditions de validité de la marque fait défaut (signe dépourvu de distinctivité, contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, trompeur, dépôt de mauvaise foi etc…) ou ;
• De motifs relatifs : la marque porte atteinte aux droits antérieurs d’un tiers valables en France.

Une action en nullité peut être fondée sur plusieurs motifs et sur plusieurs droits antérieurs.

Si l’action est fondée sur des motifs absolus, elle peut être introduite par toute personne physique ou morale.

En revanche, si l’action est fondée sur des motifs relatifs, le demandeur doit être titulaire des droits antérieurs qu’il invoque.

Avant d’agir, le demandeur à l’action devra s’assurer qu’en cas de cession, le nouveau titulaire ait bien été inscrit auprès du Registre National des Marques.

A défaut, le Tribunal ou l’INPI risquerait de rejeter les marques antérieures invoquées si elles ne sont pas enregistrées au nom du demandeur et dans l’absolu, rejeter l’action en nullité.

La nullité d’une marque peut être demandée directement par l’intéressé agissant personnellement ou s’il le souhaite, par un mandataire habilité, notamment un Conseil en propriété Industrielle ou un Avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle siégeant dans un Etat membre de l’Union européenne.

Le recours à un mandataire est toutefois obligatoire lorsque la marque est déposée au nom de plusieurs personnes ou lorsque le demandeur à l’action n’est ni établi, ni domicilié en France.

Selon le(s) fondement(s) de l’action, la démonstration peut s’avérer complexe, notamment lorsqu’il s’agit de démontrer la mauvaise foi du déposant ou encore l’atteinte aux droits antérieurs invoqués.

Aussi, le recours à un mandataire spécialisé dans le cadre d’une telle action est fortement recommandé.

Point sur la procédure

Les nouvelles dispositions du CPI (entrées en vigueur le 11 décembre 2019 avec la loi PACTE n° 2019-486 du 22 mai 2019) ont introduit une nouvelle procédure administrative devant l’INPI.

Depuis le 1er avril 2020, l’INPI est compétent pour connaître des actions en nullité et déchéance de marques, auparavant réservées exclusivement aux tribunaux. La durée de la procédure est alors réduite à 6-10 mois devant l’INPI.

Le Tribunal conserve toutefois sa compétence exclusive lorsque la demande en nullité est connexe à une autre action en justice, reconventionnelle, lorsque des mesures d’instruction sont en cours d’exécution ou si l’action se fonde les droits d’auteur ou les droits d’un dessin ou modèle.

Point sur la licence de marque

Le licencié exclusif a la possibilité d’intenter une action en annulation si le titulaire de la marque, préalablement mis en demeure d’agir n’exerce pas ce droit, et sauf stipulation contraire du contrat de licence de marque.

Point sur les délais d’action – Apports de la loi PACTE

La demande en nullité peut être introduite à tout moment.

Toutefois, l’action fondée sur une marque notoire est prescrite dans un délai de 5 ans courant à compter de l’enregistrement de la demande contestée, sauf mauvaise foi du déposant.

De même, si le titulaire d’une marque a toléré l’usage de bonne foi de la marque d’un tiers pendant 5 années consécutives, il ne sera plus recevable à agir, sauf à démontrer la mauvaise foi du déposant.

Articles L.716-2-6, -7 et -8 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Le Cabinet Bouchara vous accompagne notamment dans :

• La rédaction et le dépôt de l’action en nullité (administrative ou judiciaire), à l’encontre d’une marque française ou de l’Union européenne;
• La préparation et le dépôt du mémoire en réponse à une action en nullité;
• Les négociations avec les tiers le cas échéant.