Lexique IP
Déchéance de marque
La déchéance de marque est prévue aux articles L.714-5 et L.714-6 du Code de la Propriété Intellectuelle.
L’article L.714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit les dispositions applicables au défaut d’usage sérieux :
« Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d’Etat.
Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa :
1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ;
2° L’usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie;
3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ;
4° L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation. »
Dans ces conditions, il existe à la charge du titulaire de la marque une obligation d’usage de celle-ci à l’expiration d’un délai de cinq années suivant le dépôt de la marque, sanctionnée par la déchéance des droits.
Pour justifier de l’usage sérieux, il faut être en mesure de démontrer une utilisation de la marque sur le marché des produit(s) et/ou service(s) et pas seulement des actes préparatoires. Par ailleurs, l’usage ne doit pas être sporadique ou accidentel.
L’article L.714-6 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit d’autres cas de déchéance :
« Encourt la déchéance de ses droits le titulaire d’une marque devenue de son fait :
- a) La désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ;
- b) Propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. »
Ainsi, les droits attachés à une marque peuvent être perdus lorsque la marque est devenue, du fait de son titulaire, soit la désignation usuelle des produit(s) et/ou du service(s) dans le commerce (dégénérescence de la marque), soit un signe propre à induire en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance des produit(s) et/ou du service(s).
Que ce soit pour défaut d’usage sérieux ou pour un autre fondement (dégénérescence ou signe susceptible d’induire en erreur), la déchéance est une sanction qui entraîne la perte du droit de marque.
La déchéance n’est pas automatique et ne peut être prononcée qu’à l’issue d’une action en déchéance introduite devant les Offices de propriété intellectuelle (INPI pour la France, EUIPO pour l’Union européenne etc…) ou devant les Tribunaux Judiciaires dans certaines conditions.
En effet, depuis l’Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 transposant la Directive (UE) n°2015/2436 du 16 décembre 2015 (« Paquet Marques »), les demandes devant les Tribunaux, fondées sur la déchéance, ne sont désormais possibles qu’à titre reconventionnel ou dans certaines autres circonstances particulières.
Une action en déchéance peut également être un moyen de défense invoqué dans le cadre d’une opposition ou d’une action en nullité.
Face à de telles actions, le titulaire de la marque contestée pourra en effet demander à son adversaire de fournir des preuves d’usage de sa marque antérieure afin de justifier de son usage sérieux.
A défaut de prouver l’exploitation de sa marque, l’action initiale ne pourra aboutir.
En savoir plus sur le droit des marques.
Point jurisprudence
L’association The Scotch Whisky a pour objet d’assurer la protection et la défense du whisky écossais. Elle a assigné l’entreprise Les grands chais de France et la société G 20 qui commercialisaient un whisky dénommé « Cromwell’s rare blended whisky » en déchéance, en considérant que la présentation de leur whisky était de nature à induire le consommateur en erreur sur l’origine géographique du produit et que la marque « Cromwell’s » a dégénéré en marque trompeuse.
La Cour de Cassation a toutefois considéré que la Cour d’appel avait, dans sa décision, justement retenu que la déchéance n’était pas encourue en ce que la présentation contestée n’était pas trompeuse, car elle n’était pas « de nature à établir un lien dans l’esprit du consommateur entre l’Ecosse et la boisson en cause » et que « le nom « Cromwell » évoque le passé historique de l’Angleterre ».
Dans ces conditions, « la présentation d’ensemble du « Cromwell’s rare blended whisky », ne conduit pas le public moyennement attentif à attribuer à ce produit une origine écossaise, n’est pas de nature à engendrer un risque de confusion dans l’esprit du public. » (Cass. com., 28 novembre 2006, n°04-14.124).
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- La protection et la défense de vos signes distinctifs (recherche d’antériorités, surveillance, dépôt de vos titres de propriété intellectuelle, suivi de la procédure d’enregistrement, action en contrefaçon, procédure de saisie-contrefaçon etc…) ;
- L’engagement d’actions en déchéance ;
- L’engagement d’actions en dégénérescence ;
- La défense de vos marques dans le cadre de telles actions.
