Dégénérescence de marque

En droit, une marque est un signe distinctif qui a pour fonction essentielle d’indiquer au consommateur l’origine des produit(s) et/ou service(s) qu’elle désigne afin qu’il puisse les distinguer de ceux proposés par des entreprises tierces.

La dégénérescence de marque est un phénomène par lequel une marque devient postérieurement au dépôt, la désignation usuelle d’un produit ou d’un service, de sorte qu’elle n’est plus apte à remplir sa fonction d’identification d’origine.

Ainsi, l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit qu’ « encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. »

Dans la réalité de la vie des affaires d’une entreprise, il est souvent difficile d’anticiper dès le commencement de l’activité de quelle manière un signe peut être approprié par le public.

Victime de son succès, une marque peut risquer de devenir la désignation usuelle de produit(s) et/ou service(s) et ainsi perdre son caractère distinctif lorsque, du fait de son propriétaire (personne physique ou morale), le consommateur moyen l’assimile de manière quasi-automatique aux produit(s) et/ou service(s) désigné(s).

En effet, lorsqu’on utilise la marque déposée comme un nom commun ou générique pour désigner des produit(s) et/ou service(s), elle risque de dégénérer.

Toutefois, la déchéance de marque pour dégénérescence sanctionne l’inaction du titulaire dans la défense de ses droits.

Ce n’est donc que si le titulaire n’a pas agi et défendu son titre de propriété intellectuelle correctement que la déchéance sera encourue.

C’est en effet parce que le propriétaire de la marque déposée n’a pas agi à l’encontre des tiers reprenant sa marque que son usage s’est diffusé pour être finalement repris par la majorité du public comme cela a été le cas pour les signes suivants :

• VINTAGE pour désigner des vêtements (Cour d’appel de Paris, 20 avril 2005) ;
• BOTOX pour désigner des préparations anti-âges (Cour d’appel de Paris, 19 janvier 2007);
• CITY STADES pour désigner des infrastructures sportives transportables (EUIPO, Division d’Annulation, 29 novembre 2021, Aff. C-48/999).

Toutefois, si le titulaire parvient à rapporter la preuve qu’il a lutté activement contre l’utilisation de sa marque, l’action en déchéance pour dégénérescence pourra être surmontée de sorte que son enregistrement sera maintenu.

Prendre part activement à la défense de ses droits et réagir face aux contrefaçons de tiers dans un ou plusieurs pays est donc primordial pour les titulaires de marques à fort succès.

En savoir plus sur le droit des marques.

Point jurisprudence

En France, la marque « Pina Colada » a été annulée en 2004 dès lors que la société titulaire était « restée totalement passive face à l’emploi généralisé de l’expression « pina colada » pour désigner un cocktail alcoolisé à base de jus de fruits. » (Cass. com., 28 avril 2004, n°02-10.505)

Point jurisprudence

Dans sa décision du 27 janvier 2021, la Cour de cassation a censuré la décision des juges d’appel prononçant la dégénérescence de la marque LES DUNES alors qu’il était rapporté que son titulaire « avait activement contribué à la défense de sa marque en délivrant notamment plusieurs mises en demeures à l’encontre des boulangeries ou des supermarchés ayant utilisé le terme « DUNE BLANCHE » et en obtenant de leur part l’engagement de ne plus porter atteinte à sa marque […]» (Cass. com., 27 janvier 2021, n°19-12.040).

Le Cabinet Bouchara vous accompagne notamment dans : 

• La protection et la défense de vos marques devant les Offices (INPI pour une marque française, EUIPO pour une marque de l’Union européenne etc…) et les Tribunaux ;
• Le suivi des actions en déchéance ;
• L’analyse des preuves d’usage relatives à l’exploitation de vos marques ;
• La lutte contre la contrefaçon de vos titres de propriété intellectuelle (procédure d’opposition, action en contrefaçon, saisie-contrefaçon etc…).