Dépôt de marque

Il s’agit de la formalité par laquelle une personne physique ou morale dépose une demande d’enregistrement de marque auprès d’un Office de propriété intellectuelle, à savoir notamment l’INPI pour les marques françaises, l’EUIPO pour les marques de l’Union Européenne ou encore l’OMPI pour les marques déposées via le Système de Madrid.

L’acte de dépôt est indiscutablement l’étape la plus importante de la vie d’une marque.

Il est donc vivement conseillé de se faire assister par un professionnel spécialiste en propriété intellectuelle (avocat ou conseil) dans le cadre de cette démarche.

En effet, bien que les formalités de dépôt de marques soient relativement accessibles à tous grâce à des formulaires en ligne mis à disposition par les principaux Offices de marques, il n’en demeure pas moins qu’il faut impérativement tenir compte de nombreux éléments afin d’éviter des erreurs et omissions qui pourraient entraîner des conséquences irréversibles.

Préalablement au dépôt, il convient de s’assurer que le signe envisagé remplit bien les conditions d’éligibilité à la protection au titre du droit des marques, à savoir :

Le caractère distinctif: le signe doit être apte à remplir la fonction essentielle de la marque, à savoir indiquer l’origine commerciale des produit(s) et/ou service(s) et les distinguer de ceux de ses concurrents (entreprises ou particuliers).

Ainsi, un signe purement descriptif d’une caractéristique des produit(s) et/ou service(s) en cause (nature, qualité, origine…) n’est pas apte à constituer une marque.

De la même manière, un signe constitué exclusivement de la forme ou d’une autre caractéristique essentielle du produit, n’est pas non plus apte à constituer une marque.

La licéité : une marque ne doit pas être de nature à porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ni être constituée exclusivement d’un élément dont l’appropriation à titre de marque est expressément interdite par les textes, tels que notamment les drapeaux et emblèmes d’Etats ou d’organisations internationales.

L’absence de caractère déceptif : un signe de nature à tromper le public ne peut pas constituer une marque valable.

Par exemple, une marque qui contiendrait le mot « Bio » et le drapeau français pour désigner des produits qui ne sont ni fabriqués en France ni issus de l’agriculture biologique, pourrait être considérée comme trompeuse et non éligible à la protection à titre de marque.

La disponibilité : enfin, la marque déposée ne doit pas porter atteinte à des droits antérieurs de tiers.

Il est donc vivement recommandé avant tout dépôt de marque, de procéder à une recherche d’antériorités afin d’identifier les droits antérieurs de tiers auxquels le dépôt envisagé pourrait potentiellement porter atteinte et ainsi savoir dans quelle mesure la marque envisagée est disponible.

Une fois ces vérifications préalables effectuées, dans le cadre des démarches de dépôts, il convient de déterminer le signe qui fera l’objet du dépôt (marque verbale, marque semi-figurative , logo etc..) et d’identifier précisément le libellé des produit(s) et/ou service(s) qui seront couverts.

Cette étape est fondamentale, surtout dans la mesure où, une fois l’acte de dépôt effectué, il n’est plus possible de modifier la demande de marque pour altérer le signe ou pour compléter le libellé des classes de produit(s) et/ou service(s).

Or, un dépôt incomplet ou portant sur un signe qui ne correspond pas à la version de la marque qui sera réellement exploitée, peut entrainer des conséquences désastreuses pour le titulaire de la marque qui pourrait, selon les cas, ne pas être en mesure d’opposer sa marque à l’encontre de tiers qui exploiteraient des signes identiques ou similaires pour les mêmes activités (notamment dans le cadre d’action en déchéance pour défaut d’usage sérieux).

Par ailleurs, il est possible également, au moment du dépôt, de revendiquer la priorité sur un dépôt antérieur, le cas échéant. A cet effet, le dépôt antérieur dont la priorité est revendiquée doit être précisément identifié.

Enfin, une fois la marque déposée, différentes étapes interviennent encore avant l’enregistrement de la marque :

L’Office compétent procède à un examen du dépôt de marque.

Cet examen peut conduire l’Office à émettre des notifications d’irrégularités qui invitent le déposant à régulariser son dépôt, ou encore à émettre un refus provisoire fondé sur des motifs absolus de refus.

Il est vivement conseillé d’être assisté d’un professionnel spécialisé en propriété intellectuelle pour traiter ces notifications (avocat ou conseil).

Une fois l’examen de l’Office achevé, la demande de marque fait l’objet d’une publication au Bulletin Officiel (BOPI) qui ouvre une période d’opposition pendant laquelle les tiers titulaires de droits antérieurs peuvent s’opposer à l’enregistrement de la marque.

Le délai d’opposition est de deux mois à compter de la date de publication s’agissant des demandes de marques françaises et de trois mois à compter de la date de publication s’agissant des demandes de marques de l’Union Européenne.

S’agissant des demandes de marques françaises et des demandes de marques de l’Union Européenne, cette même période ouvre également la possibilité à des tiers qui ne seraient pas titulaires de droits antérieurs de formuler des observations à l’encontre de l’enregistrement fondées sur des motifs absolus de refus.

Sous réserve que la demande de marque ne fasse pas l’objet d’une objection de l’Office compétent ou d’une opposition, elle sera enregistrée par l’Office.

Par ailleurs, une fois la marque enregistrée, son titulaire devra l’exploiter pour l’ensemble des produit(s) et/ou service(s) qu’elle désigne, au risque de se voir opposer, au plus tôt 5 ans après l’enregistrement, une action en déchéance à l’encontre de sa marque.

Ainsi, tout tiers peut solliciter l’annulation d’un enregistrement de marque pour défaut d’exploitation.

Si son titulaire n’est pas en mesure de rapporter la preuve de l’usage de sa marque pour l’ensemble des produit(s) et/ou service(s) visés au dépôt, la marque sera alors annulée.

Dans ces conditions, afin de maintenir ses droits sur une marque, celle-ci devra être effectivement exploitée par son titulaire.

Point sur la Polynésie française

La marque française ne couvre pas automatiquement le territoire de la Polynésie Française.

Néanmoins, il est possible de désigner ce territoire simultanément au dépôt de marque effectué auprès de l’INPI moyennant une taxe officielle supplémentaire de 60 euros.

Point sur les différents types de marques

L’Ordonnance transposant la Directive (UE) n°2015-2436 de décembre 2019 (comprise dans le « Paquet Marques »), a notamment supprimé l’exigence de représentation graphique qui limitait le dépôt aux marques verbales, figuratives et semi-figuratives.

Désormais, les marques non traditionnelles telles que les marques sonores, les marques de mouvement ou encore les hologrammes peuvent également bénéficier d’une protection au titre du droit des marques.

Point sur le droit de priorité

A compter de la date du premier dépôt de marque, le titulaire dispose d’un délai de 6 mois pour étendre sa marque à d’autres territoires en revendiquant la priorité de son dépôt initial.

Ce mécanisme juridique permet de faire remonter la date des dépôts postérieurs à celle du premier, et ainsi conserver son antériorité.

Le dépôt de marque sous priorité permet au titulaire de procéder par étape : il s’assure dans un premier temps que sa marque soit enregistrée dans le premier pays stratégique, avant de la déposer dans d’autres pays sous priorité.

Point sur les marques figuratives et semi-figuratives

Les éléments figuratifs sont également susceptibles d’être des créations protégeables au titre du droit d’auteur (sous réserve de remplir la condition d’originalité de l’œuvre notamment).

Si tel est le cas (la marque à déposer contient par exemple un logo réalisé par un tiers à la demande d’une entreprise), le déposant devra s’assurer que l’auteur lui a formellement (via un contrat de cession) cédé ses droits sur sa création, de préférence avant qu’il ne soit procédé au dépôt de marque.

Le Cabinet Bouchara vous accompagne notamment dans :

Les recherches d’antériorité préalables au dépôt de marque ;
La stratégie de dépôt de marque, à savoir la détermination du signe, l’analyse de sa distinctivité, la rédaction du libellé des produit(s) et/ou service(s)) objets du dépôt, ainsi que la désignation des territoires visés par le dépôt ;
La préparation et le dépôt de la / des demande(s) d’enregistrement de marque auprès des Offices compétents en France comme à l’étranger ;
Le suivi de la procédure d’enregistrement ;
L’analyse et le traitement des notifications officielles émises par l’Office ou des oppositions de tiers, le cas échéant ;
Une fois la marque enregistrée, la transmission du Certificat d’enregistrement ;
La gestion de la marque pendant toute sa durée de protection (renouvellement de l’enregistrement à son échéance, inscriptions de tous changements qui affecteraient la titularité ou la portée de la marque etc…) ;
La protection et la défense de vos marques (procédure d’oppositions , action en nullité, action en contrefaçon etc…).