Distinctivité

Le caractère distinctif (ou « distinctivité ») est l’une des conditions essentielles à la validité d’une marque qui découle de l’article L.711-2-2°du Code de la propriété intellectuelle.

Pour autant, la notion de distinctivité n’est pas définie dans les textes, mais résulte d’interprétations jurisprudentielles.

La distinctivité d’un signe s’entend de sa capacité à remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir indiquer au consommateur d’attention moyenne l’origine commerciale des produit(s) et/ou service(s) et les distinguer de ceux des concurrents.

En pareil cas, la marque sera reconnue comme distinctive par l’Office (ou le juge s’il s’agit d’établir les exigences relatives à la validité d’une marque dans le cadre d’une procédure judiciaire).

Ainsi, a contrario, sont descriptifs les signes :

• Qui dans le langage courant ou professionnel constituent pour le public la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produit(s) et/ou service(s) ;
• Pouvant servir à désigner une caractéristique des produit(s) et/ou service(s) (notamment : l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de production etc…) ;
• Constitués exclusivement de la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, lui conférant sa valeur substantielle.

Le caractère distinctif d’un signe peut être intrinsèque, ou à défaut, être acquis par l’usage.

• Distinctivité intrinsèque

Les signes intrinsèquement distinctifs sont ceux qui, en tant que tels, sont spontanément aptes à remplir la fonction essentielle d’une marque.

Plusieurs degrés de distinctivité peuvent être distingués :

• Les signes arbitraires, à savoir ceux qui ne présentent strictement aucun lien perceptible avec les produit(s) et/ou service(s) en cause : APPLE pour des appareil électroniques, ORANGE pour des services de téléphonie mobile etc.
• Les signes évocateurs, mais néanmoins aptes à exercer la fonction essentielle d’une marque: par exemple, LE FRENCHY pour désigner des parfums et cosmétiques (Cour d’appel de Paris, 22 septembre 2020, n°19-07.389), INFUZ pour désigner notamment des infusions et autres boissons (EUIPO, 20 novembre 2019, Aff. C-28/582).

Si un signe est composé uniquement d’éléments verbaux faiblement distinctifs au regard des produit(s) et/ou service(s) visés, il peut être opportun d’associer ces termes à un élément figuratif distinctif (écritures stylisées, insertion d’un logo etc…) afin d’accroître la distinctivité de l’ensemble.

Les Offices de propriété intellectuelle, notamment l’INPI pour les marques françaises, sont toutefois de plus en plus stricts dans l’appréciation de la distinctivité d’un signe et refusent fréquemment à l’enregistrement des marques considérées comme n’étant pas protégeables.

• Distinctivité acquise par l’usage

L’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit en son dernier alinéa que « Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4°, le caractère distinctif d’une marque peut être acquis à la suite de l’usage qui en a été fait. »

Aussi, dans certains cas, l’usage d’un signe initialement dépourvu de caractère distinctif peut permettre de lui conférer la fonction essentielle d’une marque, à savoir être perçu par le consommateur comme étant l’indication de l’origine commerciale des produit(s) et/ou service(s) en cause.

Il ressort d’une jurisprudence constante que la preuve d’une telle acquisition peut être rapportée par tout moyen et qu’elle doit notamment permettre de déterminer la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir et la proportion des milieux intéressés qui identifie les produit(s) et/ou service(s) comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque (CJCE, 4 mai 1999, Aff.  C-109/97; Cour d’appel de Paris, 27 février 2018, n°16-14.398).

A l’inverse du caractère distinctif acquis par l’usage, il existe également le cas des marques initialement intrinsèquement distinctives qui sont devenues la désignation usuelle des produit(s) et/ou service(s) en cause et qui, par conséquent, leur capacité à remplir la fonction essentielle d’une marque. C’est le cas de la dégénérescence d’une marque (FRIGIDAIRE, THERMOS, BOTOX, VINTAGE…).

Point de droit

L’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que :

« Ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls :

[…]

2° Une marque dépourvue de caractère distinctif. »

Point jurisprudence

L’INPI, compétent depuis avril 2020 en matière de nullité de marque, a eu à se prononcer sur la distinctivité de la marque verbale LES SAUNIERS DE L’ILE DE RE pour désigner du « sel matin de l’Ile de Ré, Fleur de Sel de l’Ile de Ré », dans le cadre d’une action en nullité fondée sur le défaut de caractère distinctif.

Au regard des éléments versés au dossier par le titulaire de la maque contestée, l’Office a considéré que le signe est dépourvu de distinctivité intrinsèque, mais qu’il a néanmoins acquis un caractère distinctif résultant de son usage : « Il ressort d’une appréciation globale que le titulaire de la marque contestée a démontré un usage intense et de longue durée, faisant de lui un acteur important du marché du sel récolté de façon traditionnelle. »  (INPI, 25 février 2022, décision n°NL-21-0054)

Le Cabinet Bouchara vous accompagne notamment dans :

• Les recherches d’antériorités préalables au dépôt de marque ;
• La stratégie de dépôt de marque, à savoir : la détermination du signe au regard des exigences relatives à sa distinctivité, la rédaction du libellé des produit(s) et/ou service(s) objets du dépôt, et le choix des territoires de dépôt ;
• La préparation et le dépôt de la / des demande(s) d’enregistrement de marque auprès des Offices compétents en France comme à l’étranger (INPI pour les marques françaises, EUIPO pour les marques de l’Union européenne etc…) ;
• Le suivi de la procédure d’enregistrement ;
• L’analyse et le traitement des notifications officielles émises par l’Office ou des oppositions de tiers, le cas échéant ;
• Une fois la marque enregistrée, la transmission du Certificat d’enregistrement ;
• La gestion de la marque pendant toute sa durée de protection (renouvellement de l’enregistrement à son échéance, inscriptions de tous changements qui affecteraient la titularité ou la portée de la marque etc…) ;
• La surveillance de vos marques ;
• La protection et la défense de vos droits de marque dans le cadre de toute action précontentieuse ou contentieuse et notamment : procédure d’opposition, action en contrefaçon, action en nullité de marque;
• Les actions en déchéance de marque (pour défaut d’exploitation ou pour dégénérescence), en demande et en défense.