Lexique IP
Licence de marque
En France, le contrat de licence de marque est un accord par lequel le titulaire d’une marque (le concédant) cède les droits d’utilisation de sa marque à un tiers (le licencié), le plus souvent en contrepartie d’une redevance, souvent proportionnelle au résultat (chiffre d’affaires, bénéfice) de l’exploitation.
Contrairement au contrat de cession de marque, la licence n’est pas conditionnée à un formalisme spécifique et l’écrit n’est pas obligatoire.
Cela étant, il est fortement recommandé en pratique d’encadrer la licence de marque par un contrat écrit détaillant précisément dans ses clauses :
La marque concernée
La licence peut porter sur une ou plusieurs marques. Par exemple, sur une marque verbale et sa déclinaison sous forme semi-figurative.
Il convient d’identifier précisément les marques concernées, notamment en indiquant leurs numéros d’enregistrement respectifs.
Les produits et services concernés
La licence peut porter sur tout ou partie des produit(s) et/ou service(s) couverts par une marque, de sorte qu’il est important de définir précisément les contours de la licence en listant les produit(s) et/ou service(s) couverts.
La durée
La licence peut être à durée déterminée ou à durée indéterminée.
Il est important de préciser ce point dans le contrat, ainsi que les conditions de renouvellement ou de résiliation anticipée de la licence.
L’étendue géographique
La licence peut porter sur tout ou partie du territoire couvert par la marque, si bien qu’il importe de préciser ce point également dans le contrat.
Le caractère exclusif ou pas de la licence
La licence peut être consentie à titre exclusif (le concédant s’interdit d’exploiter lui-même la marque et de concéder des licences à des tiers) ou non exclusif (le concédant se réserve la possibilité d’exploiter la marque et concéder d’autres licences à des tiers).
Il est particulièrement important de définir clairement le caractère exclusif ou non de la licence et les conditions de l’exclusivité le cas échéant, à savoir : s’il s’agir d’une exclusivité complète ou limitée à certains produit(s) et/ou service(s), territoires, canaux de distribution etc.
Les modalités financières de la licence
La licence de marque est très souvent consentie moyennant le versement d’une redevance par le licencié qui peut prendre plusieurs formes, par exemple :
- Elle peut être forfaitaire : le montant de la redevance est fixé en avance et n’est pas révisable, sauf accord commun entre les parties ;
- Elle peut être proportionnelle : le calcul du montant de la redevance est fait sur la base du chiffre d’affaires ou bénéfice réalisé par le licencié et correspond au pourcentage préalablement fixé par les parties ;
Dans ce cas, la redevance peut être très variable et dépend de l’activité du licencié.
Aussi, afin de garantir les intérêts du concédant, il est habituel que le contrat de licence prévoie un objectif de chiffre d’affaires minimum à atteindre par le licencié.
- Elle peut être mixte et combiner les deux types de redevances.
Par exemple, le contrat peut fixer un minimum garanti forfaitaire et au surplus un pourcentage sur le chiffre d’affaires réalisé, avec une régularisation à la fin de chaque période selon l’objectif fixé.
- Les obligations du licencié notamment quant aux conditions d’exploitation de la marque.
Il est également important en pratique de préciser au sein du contrat de licence les obligations du licencié quant aux conditions d’exploitation de la licence, surtout afin de préserver l’image de la marque et la qualité des produit(s) et/ou service(s) qui y sont attachés.
A titre d’exemple, le contrat peut prévoir notamment : des critères de qualité concernant les produit(s) et/ou service(s), les lieux et conditions de production, de fabrication, de distribution et de vente des produit(s) et/ou service(s), la charte graphique et les supports de communication devant être exploités par le licencié dans le cadre de la communication sur la marque etc.
Outre la formalisation d’un contrat écrit détaillant les points précités, il est également fortement recommandé de procéder à l’inscription de la licence au Registre des marques afin qu’elle soit opposable aux tiers.
En effet, l’article L.714-7 du Code de la Propriété Intellectuelle pose le principe suivant :
« Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques. »
De plus, l’article 27 du règlement (UE) n°2017/1001 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 pose le même principe concernant les marques de l’Union Européenne.
Au regard de ce qui précède, il est vivement conseillé aux titulaires de marques d’être assistés par des professionnels spécialisés en propriété intellectuelle (avocats ou conseils) dans le cadre de la négociation, la rédaction et l’exécution de contrats de licence de marque.
Point sur la défense des droits de marque
L’article L.716-4-2 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que : « L’action civile en contrefaçon est engagée par le titulaire de la marque ou par le licencié avec le consentement du titulaire, sauf stipulation contraire du contrat. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit dans un délai raisonnable. »
Le Cabinet Bouchara vous accompagne notamment dans :
- Les négociations entre concédant et licencié ;
- La rédaction du contrat de licence ;
- Le suivi d’exécution de vos contrats de licence de marque ;
- Les procédures contentieuses relatives à la validité et l’exécution du contrat de licence ;
- La contractualisation de vos opérations en matière de marques (contrat de licence, contrat de franchise ou de commission-affiliation, contrat de cession etc…) ;
- Le dépôt de vos marques devant les Offices de propriété intellectuelle en France et à l’étranger (INPI, EUIPO etc…) et les possibles inscriptions y afférent (licence, cession etc…) ;
- La protection et la défense de vos titres de propriété intellectuelle (opposition, action en nullité, action en déchéance, action en contrefaçon etc…).
