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Refus d’enregistrement ou notification d’irrégularités

Lorsqu’un dépôt portant sur un droit de propriété intellectuelle a été effectué, cela ne signifie pas nécessairement que l’objet de ce dépôt sera protégé puisque l’Office de la propriété intellectuelle peut décider de refuser l’enregistrement ou d’émettre une notification d’irrégularité.

Une demande de marque, par exemple, doit être rédigée avec la plus grande rigueur, remplir les conditions de validité de la marque que sont, notamment, la distinctivité, la licéité, la non-déceptivité ainsi que la disponibilité du signe, bien que cette dernière condition ne fasse pas l’objet d’un examen par l’Office des marques lors du dépôt.

Ce dépôt doit aussi se conformer à des conditions de forme, telles que l’identification du déposant, la représentation de la marque ainsi que la désignation des produit(s) et/ou service(s) couverts par la demande de marque par un libellé qui doit être suffisamment précis, pour couvrir l’entièreté de l’activité, sans pour autant être trop circonscrite ou à l’inverse trop extravagante, au risque de devoir ensuite limiter la l’étendue de la protection de la marque, et l’indication des classes.

En France, une fois le dépôt effectué et réceptionné par l’Institut national de la Propriété Industrielle (INPI), l’Office procède à l’examen de la demande qui porte tant sur les conditions de fond que les conditions de forme.

Lors de cet examen, l’INPI peut adresser au déposant une notification d’irrégularités lorsqu’il estime que le dépôt de marque doit être modifié afin de pouvoir être enregistré. 

En pratique, l’INPI adresse une lettre recommandée avec accusé de réception contenant un relevé d’irrégularités et indiquant un délai de réponse.

Ces irrégularités peuvent être de fond, c’est-à-dire qu’il y a un défaut dans les conditions de validité de la marque, notamment :

  • Le signe est dépourvu de caractère distinctif ;
  • Le signe est contraire à l’ordre public.

Mais ces irrégularités peuvent également être matérielles, c’est-à-dire qu’elles concernent la forme du dépôt :

  • Le déposant est mal ou n’est pas identifié ;
  • L’adresse du déposant est incomplète, imprécise ou manquante ;
  • Le dépôt n’est pas signé ;
  • Le dépôt nécessite un mandataire qui fait défaut ;
  • La description de la marque est erronée ;
  • Le libellé des produit(s) et/ou service(s) n’est pas correctement rédigé (l’INPI refuse régulièrement les libellés trop imprécis, et notamment ceux qui renvoient à des intitulés de classe, ou « têtes de classes »).

En l’absence de régularisation totale du déposant dans le délai imparti, l’INPI rendra une décision de refus d’enregistrement partiel ou total de la demande de marque, selon les irrégularités qui avaient été relevées et celles qui ont été régularisées.

Toutefois, il est toujours possible de contester une décision de refus d’enregistrement rendue par le Directeur Général de l’INPI au titre de l’article L.411-4 du Code de la propriété intellectuelle.

Le requérant devra alors former un recours devant la Cour d’appel compétente dans le délai d’un mois suivant la date de notification de la décision de l’Office.

La protection d’un signe distinctif au titre du droit des marques s’acquiert nécessairement par son dépôt auprès d’un Office de propriété intellectuelle, dont l’analyse des conditions de forme et de fond est susceptible de varier selon le pays désigné (à noter que la loi française reste très similaire au droit de l’Union européenne, par souci d’harmonisation)

Ainsi, il est recommandé de solliciter un avocat spécialisé qui vous accompagnera pour la recherche d’antériorités  préalable à tout dépôt de marque, les formalités de dépôt et le suivi de la procédure d’enregistrement de votre marque.

En matière marques et de dessins et modèles, si la procédure d’enregistrement peut durer environ 6 mois devant l’INPI pour les dépôts français et environ 3 mois devant l’EUIPO pour les dépôts de l’union européenne (en l’absence d’opposition de tiers ou de notification officielle de l’Office), les droits de propriété intellectuelle s’acquièrent à la date du dépôt et non pas à compter de la délivrance du Certificat d’enregistrement.

Point sur le libellé des produits et/ou services de la marque

Il est important pour le déposant, au stade du dépôt de la marque, de s’interroger sur les possibles évolutions et extensions de sa marque à moyen et long terme.

En effet, les produits et/ou services non désignés dans son dépôt ne pourront pas faire l’objet d’une protection par la marque et nécessiteront un nouveau dépôt.

Point sur la déchéance

Une marque enregistrée depuis plus de 5 ans est susceptible de faire l’objet d’une action en déchéance si elle n’a pas été effectivement exploitée pour l’ensemble des produit(s) et/ou service(s) pour lesquels elle est enregistrée.

En effet, le titulaire d’une marque a pour obligation d’exploiter le signe enregistré pour l’ensemble des produit(s) et/ou service(s) visés par l’enregistrement, au risque de se voir opposer une action en déchéance pour défaut d’usage.

L’exploitation retenue dans ce cadre sera celle du signe tel qu’il a été déposé auprès de l’Office. Une exploitation de la marque sous une forme modifiée ne permettra pas au titulaire de prouver l’usage de son enregistrement.

Il est donc important de s’assurer que la marque soit exploitée pour tous les produit(s) et/ou service(s) qu’elle identifie et de rassembler les preuves d’usage de sa marque, à défaut de quoi l’enregistrement sera totalement ou partiellement annulé. 

Point sur la disponibilité du signe

Attention, contrairement à d’autres pays (notamment la Chine), en France, l’INPI n’examine pas la disponibilité des marques lors de l’examen des demandes.  Ce critère doit être vérifié par le déposant en effectuant une recherche d’antériorités.

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