Paquet Marques

Le Paquet Marques, entré en vigueur en date du 11 décembre 2019 à l’occasion de la « loi pacte » n°2019-486 et complété par deux décisions du Directeur Général de l’INPI du 11 décembre 2019, s’inscrit dans la continuité de la mise en conformité du droit français avec le « Paquet Marques » de l’Union européenne, adopté en 2015 par la transposition de la Directive (UE) n°2015/2436 du 16 décembre 2015.

Les dispositions du Code de la propriété intellectuelle ont par conséquent étaient modifiées par l’Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services.

Il s’agit d’une réforme majeure du droit français des marques, qui a notamment pour effet :

• D’ajouter des nouvelles typologies de marques protégeables ;
• D’ajouter de nouvelles typologies de signes à la liste des droits antérieurs pouvant faire obstacle à la validité d’une marque;
• D’attribuer de nouvelles compétences exclusives à l’INPI en matière de nullité et de déchéance des marques françaises.

Signes pouvant faire l’objet d’une protection à titre de marque

Ainsi, en ce qui concerne tout d’abord les catégories de signes pouvant faire l’objet d’une protection à titre de marque, il est désormais possible de demander l’enregistrement de marques verbales, figuratives et semi-figuratives, de forme, holographiques, de motif, de couleur, sonores, de mouvement, multimédia et de position (sous réserve du caractère distinctif du signe déposé au regard des produit(s) et/ou service(s) visé(s).

Par ailleurs, la marque anciennement appelée marque « collective de certification » est désormais renommée « marque de garantie », et a un régime similaire à celui de la marque de certification de l’Union européenne.

La marque collective, elle, connait un régime proche de celui de la marque collective de l’Union européenne, toujours dans un objectif d’harmonisation.

Nouveaux motifs absolus et relatifs de refus des marques

La réforme du Paquet Marques, et plus précisément l’article L.711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, prévoit désormais que, aux côtés des motifs absolus traditionnels de refus/nullité, une marque peut être refusée à l’enregistrement ou annulée si son dépôt a été réalisé de mauvaise foi, si le signe constitue une appellation d’origine, indication géographique ou mention traditionnelle, ou encore si le signe constitue la dénomination d’une variété végétale antérieure.

En ce qui concerne les motifs relatifs, il est désormais possible pour un titulaire de droits d’opposer une marque de renommée, au-delà du principe de spécialité, une marque notoire, un nom de domaine, une IGP ou encore le nom, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public antérieurs à une marque postérieure.

Ainsi, la procédure d’opposition et l’action en nullité qui seront intentées par les titulaires de droits devant l’INPI, à la suite de l’attribution de nouvelles compétences à l’INPI, pourront être fondées sur un ou plusieurs droits antérieurs parmi ceux listés aux articles L.712-4 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Nouvelles compétentes attribuées à l’INPI

Alors que les actions en nullité et en déchéance étaient jusqu’alors exclusivement portées devant les Tribunaux, le Paquet Marques instaure une compétence exclusive au profit de l’INPI en matière d’actions en nullité de marque et d’actions en déchéance formées à titre principal.

Les Tribunaux conservent une compétence exclusive :

• Pour connaître des actions en nullité et en déchéance formées de façon connexes ou reconventionnelles à toutes autres demandes relevant de la compétence des Tribunaux, et notamment à toutes actions en contrefaçon et en concurrence déloyale le cas échéant ;
• Pour connaître des actions en nullité formées à titre principal sur des droits d’auteur, de dessins et modèles et/ou droits de la personnalité antérieurs.

Il est recommandé faire appel à un conseil (CPI) ou avocat spécialisé en la matière pour vous accompagner dans les démarches auprès des Offices et les actions pouvant être intentées par des titulaires de droits antérieurs identiques ou similaires.

Point jurisprudence

Une société a sollicité l’annulation de la marque française HYGROTOP devant l’INPI, en se fondant d’une part sur sa dénomination sociale antérieure HYGROTOP ASSECHEMENT et d’autre part sur le dépôt de mauvaise foi.

L’INPI, désormais compétent en la matière, a relevé que le déposant entretenait des relations commerciales avec le demandeur et avait donc connaissance de l’usage antérieur du signe HYGROTOP ASSECHEMENT, et avait ainsi déposé la marque de mauvaise foi.

La marque déposée a donc été rejetée par l’Office. Toutefois, l’INPI a refusé de faire droit aux demandes fondées sur la dénomination sociale antérieure (INPI, 23 février 2022, n°NL21-0167).

Le Cabinet Bouchara vous accompagne notamment dans :

• La protection et la défense de vos marques en France et à l’étranger ;
• La recherche d’antériorités préalable à tout dépôt de marque;
• Les formalités de dépôt de vos marques (rédaction du libellé des produit(s) et/ou service(s), analyse du caractère distinctif du signe etc…) ;
• Le suivi de la procédure d’enregistrement de vos marques, incluant les réponses à notifications d’irrégularités émises par les Offices le cas échéant et la transmission du Certificat d’enregistrement délivré par l’Office ;
• La procédure d’opposition, les actions en nullité et les actions en déchéance pour défaut d’exploitation ou pour perte du caractère distinctif du signe enregistré ;
• Les procédures judiciaires devant les Tribunaux, fondées sur des demandes en contrefaçon et/ou en concurrence déloyale.