Procédure en contrefaçon

L’action judiciaire en contrefaçon est celle spécifiquement ouverte aux titulaires de droits de propriété intellectuelle en cas d’atteinte portée à ces derniers.

Elle trouve ses fondements dans chaque partie du Code de la Propriété Intellectuelle respectivement consacrée à chaque type de droit privatif et comporte un volet civil et un volet pénal.

Cette action est généralement intentée dans le cadre d’une procédure judiciaire avec représentation obligation et nécessite donc l’intervention d’un avocat.

Il est recommandé dans ce cadre de solliciter un avocat spécialisé en propriété intellectuelle compte-tenu des complexités de la matière (caractérisation de la faute, évaluation du préjudice etc…).

L’action civile en contrefaçon

Il s’agit de l’action engagée directement par le titulaire de droits de propriété intellectuelle ou le cas échéant par le licencié exclusif, devant les juridictions civiles.

Elle permet d’obtenir notamment des mesures d’interdiction des actes constitutifs de contrefaçon, ainsi que des dommages et intérêts visant à réparer le préjudice subi par la victime.

Le délai de prescription de l’action civile en contrefaçon est de 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre le dernier fait lui permettant de l’exercer.

En matière de contrefaçon, la loi prévoit des compétences juridictionnelles exclusives comme suit :

• En matière de contrefaçon de marques françaises, de droits d’auteur et de droit des dessins et modèles français, les Tribunaux suivants, qui sont listés au Tableau VI annexé au Code de l’Organisation Judiciaire, sont exclusivement compétents :
  • Bordeaux,
  • Fort-de-France
  • Lille
  • Lyon
  • Marseille
  • Nanterre
  • Nancy
  • Paris
  • Rennes
  • Strasbourg

• En matière de contrefaçon de marques et de dessins et modèles de l’Union Européenne le Tribunal Judiciaire de Paris est exclusivement compétent.

Dès lors, les affaires en contrefaçon sont examinées exclusivement par des juges spécialisés qui disposent d’une expertise développée en matière de propriété intellectuelle.

Par ailleurs, plusieurs types d’actions sont possible :

L’action en référé, qui est une procédure judiciaire d’urgence permettant l’obtention de mesures provisoires (expertise, constat d’huissier de justice etc…) dans des délais très rapides.

Cette procédure est en principe très courte. Elle peut durer, selon les cas, quelques heures (dans le cas du référé dit « d’heure à heure »), quelques jours, ou alors quelques semaines.

Les principales conditions à la recevabilité de cette action sont :

• Le critère d’urgence, qui est apprécié souverainement par le juge ;
• La mesure sollicitée ne doit pas se heurter à une contestation sérieuse ou doit être justifiée par l’existence d’un différend entre les parties ;
• Par exception à ce dernier point, même en présence d’une contestation sérieuse, le juge des référés peut prescrire des mesures conservatoires ou de remise en l’état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

Si cette procédure permet d’obtenir une décision relativement rapide, elle présente une limite en ce que la décision rendue (l’ordonnance de référé) n’est pas assortie au principal de l’autorité de la chose jugée.

La procédure à jour fixe, qui est une procédure au fond dont l’instruction est écourtée par la suppression de la phase de mise en état.

Elle dure en principe entre 1 à 2 mois.

Elle présente l’avantage de pouvoir obtenir une décision au fond, et donc assortie de l’autorité de la chose jugée, dans un délai réduit par rapport à l’action au fond classique.

Pour pouvoir assigner « à jour fixe » le demandeur à l’action en contrefaçon doit préalablement solliciter l’autorisation du juge sur requête.

A cette fin, il convient de réunir les conditions suivantes :

• Rapporter la preuve du caractère urgent qui sera apprécié souverainement par le juge ;
• L’affaire doit être en état d’être jugée.

Si ces conditions sont remplies et que le juge autorise l’assignation à jour fixe, la date et l’heure de l’audience sont alors immédiatement fixées et devront impérativement être renseignées sur l’assignation.

La procédure « classique » au fond à l’issue de laquelle sera rendue une décision assortie de l’autorité de la chose jugée au principal.

La durée moyenne d’une action classique en contrefaçon devant les juridictions civiles en première instance est de 1 an et demi à 2 ans.

En matière de contrefaçon de marque, il appartiendra au demandeur de démontrer l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre les signes, lequel est apprécié par les juges de façon globale : au regard des signes et des produit(s) et/ou service(s) en cause.

En matière de droits d’auteur, le demandeur devra démontrer la reprise d’une œuvre originale du tiers sans son autorisation. Il devra notamment prouver la titularité de ses droits d’auteur sur l’œuvre et caractériser son originalité.

L’action pénale en contrefaçon

La contrefaçon est un délit réprimé par :

• Une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans et 7 ans lorsque le délit est commis en bande organisée ;
• Une amende pouvant aller jusqu’à 300.000 euros et jusqu’à 750.000 euros lorsque le délit est commis en bande organisée.

Outre ces sanctions, il est possible pour le titulaire de droits qui se constitue partie civile à une action pénale de percevoir des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

Le délai de prescription de l’action pénale en contrefaçon est de 6 ans à compter du jour où l’infraction a été commise.

En matière d’action pénale en contrefaçon, la compétence juridictionnelle est beaucoup plus étendue qu’en matière civile.

En effet, pendant de nombreuses années toutes les juridictions pénales étaient compétentes en matière de contrefaçon.

Cela étant, depuis l’entrée en vigueur du décret n°2021-1103 du 20 août 2021, soit depuis le 1er septembre 2021, en ce qui concerne le ressort de certaines Cours d’appel seulement, des compétences spécialisées ont été attribuées à certains tribunaux.

En pratique, la voie pénale est considérablement moins utilisée par les titulaires de droits de propriété intellectuelle que la voie civile. Plusieurs raisons peuvent permettre d’expliquer ce constat :

• La procédure pénale a tendance à être plus longue que la procédure civile ;
• Les tribunaux sont moins, voire pas du tout pour certains, spécialisés en matière de propriété intellectuelle par rapport aux juridictions civiles qui sont exclusivement compétentes en matière de propriété intellectuelle ;
• Les condamnations et indemnisations des titulaires de droits de propriété intellectuelle ont tendance à être moins élevées devant les juridictions pénales.

Point sur le référé-marque

L’article L.716-4-6 du Code de la propriété intellectuelle prévoit expressément la possibilité de recourir à la procédure en référé en cas de contrefaçon de marque :

« Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.

La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes.

Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.

Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. » 

Le Cabinet Bouchara vous accompagne notamment dans :

• La protection et la défense de vos actifs de propriété intellectuelle et signes distinctifs ;
• La recherche d’antériorités préalable à tout dépôt de marque ;
• Les formalités de dépôt de vos marques devant les Offices (INPI, EUIPO etc…) et le suivi de la procédure d’enregistrement, incluant notamment la rédaction du libellé des classes de produit(s) et/ou service(s) et l’analyse du caractère distinctif du signe déposé ;
• La surveillance de vos droits de propriété intellectuelle ;
• La réalisation de constats par huissier de justice (constat sur Internet, constat d’achat afin d’établir la preuve des faits allégués etc…) ;
• La sollicitation d’un expert le cas échéant (notamment pour l’évaluation du préjudice) ;
• La mise en place et conduite de procédures contentieuses en matière de propriété intellectuelle (saisie-contrefaçon, action en contrefaçon etc…).