Recherche d’antériorités

Une marque est un signe distinctif qui, pour bénéficier d’une protection au titre du droit des marques, doit être notamment disponible.

La notion juridique de disponibilité suppose que la marque déposée ne fasse pas obstacle aux droits des tiers susceptibles d’utiliser le même signe dans la vie des affaires et pour une activité identique ou proche.

En effet, l’article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France ».

La recherche d’antériorités est une recherche effectuée avant tout dépôt de marque, qui vise à identifier les droits antérieurs identiques ou similaires au signe dont le dépôt et l’exploitation sont projetés, qui seraient ainsi susceptibles de constituer un risque pour le dépôt, l’enregistrement et/ou l’exploitation d’un signe.

La recherche d’antériorités peut ainsi être réalisée parmi les marques antérieures, mais également parmi les dénominations sociales, noms commerciaux et/ou noms de domaines antérieurs qui constituent aujourd’hui des antériorités opposables aux marques postérieures.

Elle doit ainsi être systématique et réalisée par un spécialiste de la propriété intellectuelle  – avocat ou conseil (CPI) – « par similitudes » (et pas simplement « à l’identique ») afin de couvrir le plus de droits antérieurs possibles et de limiter les risques d’un dépôt et/ou d’une exploitation.

En effet, des recherches à l’identique (à savoir à la lettre près) peuvent être réalisées manuellement sur les bases de données de marques, mais elles ne permettent pas de couvrir les marques proches (une ou plusieurs lettres de différence, lettres différentes mais prononciation identique ou similaire, similitudes conceptuelles etc…) qui constituent pourtant des risques parfois bloquants.

A titre d’exemple, une recherche dite « à l’identique » sur la dénomination HELENE ne couvrira pas les variantes ELLEN, ELEN ou ELAINE, par exemple, qui présentent pourtant des similitudes très importantes au regard de la jurisprudence applicable.

Ce sont d’ailleurs bien souvent des titulaires de droits antérieurs similaires qui s’opposent à l’enregistrement et/ou à l’usage d’une marque, et qui peuvent ainsi obtenir :

• Le refus d’enregistrement de la demande de marque postérieure  dans le cadre d’une opposition ;

• La nullité de la marque postérieure dans le cadre d’une action en nullité ;

• L’interdiction d’usage de la marque et/ou du signe postérieur, cette fois dans le cadre d’une action en contrefaçon devant les Tribunaux.

Le risque que présentent les droits antérieurs de tiers n’est donc pas qu’un risque juridique (annulation de la marque, par exemple), mais également un véritable risque pratique et financier (actions en contrefaçon sollicitant l’interdiction de commercialisation et des dommages et intérêts, obligation de modifier toute la stratégie branding, risques de perte de la clientèle attachée au signe, etc…).

Enfin, les services de recherche d’antériorités fournis en « liste seule » sans être accompagnés d’analyse (par l’INPI, par exemple) n’offrent qu’une très faible visibilité sur les risques réels que constituent les droits antérieurs identifiés.

En effet, sans analyse complémentaire, il n’est parfois pas aisé de déterminer qu’une marque antérieure, certes identique, n’est pas exploitée depuis plus de cinq ans (vulnérable à une action en déchéance pour défaut d’exploitation notamment) et est ainsi neutralisable en amont.

Les marques sont des signes distinctifs qui jouent un rôle clé dans la vie des affaires. Elles permettent en effet à une entreprise d’attirer une clientèle et peuvent-être gage d’une certaine qualité des produit(s) et/ou service(s) qu’elle désigne.

Aussi, il est important pour le déposant (particulier personne physique ou entreprise personne morale), de s’assurer que le signe qu’il envisage de déposer ne porte pas préjudice à des droits antérieurs existants susceptibles de faire obstacle à son dépôt de marque.

Une fois la marque enregistrée, le titulaire devra l’exploiter de manière effective (une action en déchéance pouvant être intentée par tout tiers à l’expiration d’un délai de cinq années suivant son enregistrement) et s’assurer qu’elle n’est pas reprise par un tiers concurrent.

Il est donc recommandé de se faire accompagner par un avocat spécialisé pour déterminer la stratégie de protection de vos signes distinctifs et les défendre face aux atteintes qui pourraient leur être portées (par exemple, une utilisation frauduleuse de votre marque sur des produits, via un nom de domaine etc…).

Point jurisprudence

Les marques suivantes ont par exemple été considérées comme similaires par les Offices de marques :

• et ACCAMONEY (EUIPO, 13 avril 2022) ;

• FIND et I.N.D (EUIPO, 8 avril 2022) ;

• et VIVO WALLET (EUIPO, 7 avril 2022) ;

• OLYMPIC et L’OLYMPE CLUB (INPI, 28 mars 2022) ;

• BLABLACAR et BLABLASTAR (INPI, 4 mars 2022).

Le Cabinet Bouchara vous accompagne notamment dans :

• La conduite de recherche d’antériorités préalablement à tout dépôt marque ;
• en France et à l’étranger (incluant notamment la rédaction du libellé des classes de produit(s) et/ou service(s), l’analyse du caractère distinctif du signe etc…) ;
• Le cas échéant, la réponse aux notifications officielles d’irrégularités émises par les Offices (INPI pour les marques françaises, EUIPO pour les marques de l’Union européenne etc…) ;
• La protection et la défense de vos titres de propriété intellectuelle devant les Offices et les Tribunaux (procédure d’opposition, action en nullité, action en déchéance pour défaut d’exploitation, procédure de saisie-contrefaçon, action en contrefaçon, action en concurrence déloyale etc…).