Tolérance

La tolérance fait partie des atteintes au droit de marque d’un titulaire en raison de son inaction et est prévue à l’article L.716-5 du code de la Propriété Intellectuelle qui dispose qu’« est irrecevable toute action en contrefaçon d’une marque postérieure enregistrée dont l’usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi. Toutefois, l’irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l’usage a été toléré ».

En droit des marques, la forclusion par tolérance désigne donc le moyen de défense par lequel le défendeur soulève l’irrecevabilité d’une action en contrefaçon d’une marque postérieure enregistrée dont l’usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi.

La Cour de Cassation l’a rappelé dans un arrêt de chambre commerciale du 5 juillet 2016 (n°14-18540), dans lequel elle a considéré qu’:

« en l’état de ces constatations et appréciations souveraines, dont elle a déduit que la société L’Oréal avait nécessairement connaissance, depuis plus de cinq ans au jour de l’assignation en contrefaçon, de l’exploitation par la société Cosmetica Cabinas de la marque « Ainhoa » pour des produits de la classe 3, la cour d’appel, qui a statué par des motifs propres à caractériser, à la fois un usage de la marque par son titulaire dans différents pays de l’Union européenne, dont la France, de façon régulière depuis son enregistrement, et, s’agissant de deux sociétés en situation de concurrence, la connaissance de cet usage avec un degré de certitude suffisant par la société titulaire de la marque antérieure, a légalement justifié sa décision ».

En effet, si le titulaire laisse en connaissance de cause un tiers utiliser sa marque sans se manifester pendant une période de 5 ans, il ne pourra plus agir en contrefaçon ou en nullité.

Pour qu’il y ait tolérance, il faut que quatre conditions soient réunies, selon une jurisprudence établie rappelée notamment dans un arrêt du Tribunal de l’Union Européenne du 4 octobre 2018, Asolo / EUIPO – Red Bull (FLÜGEL) (T-150/17) (points 31-35) :

La marque postérieure doit être enregistrée ;
Le titulaire doit avoir toléré en connaissance de cause l’usage de sa marque pendant 5 ans ;
La marque tolérée doit avoir été utilisée dans l’État membre où la marque antérieure est protégée ;
Le tiers qui fait usage de la marque doit être de bonne foi.

Si ces quatre conditions sont réunies, le titulaire de la marque ne pourra pas agir en contrefaçon ou en nullité et de ce fait il y aura alors sur le marché deux marques qui coexisteront.

Point règlementaire

L’article 54 du Règlement (CE) n°207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire dispose expressément de la forclusion par tolérance de la marque communautaire :

« Le titulaire d’une marque communautaire qui a toléré pendant cinq années consécutives l’usage d’une marque communautaire postérieure dans la Communauté en connaissance de cet usage ne peut plus demander la nullité ni s’opposer à l’usage de la marque postérieure sur la base de cette marque antérieure pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que le dépôt de la marque communautaire postérieure n’ait été effectué de mauvaise foi. »

Point jurisprudence

Le délai de forclusion court à compter de la connaissance de l’usage de la marque postérieure.

« C’est la connaissance de l’usage de la marque qui doit avoir été toléré durant 5 années pour entraîner la forclusion de l’action en nullité ou l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon.

Dès lors, le point de départ de ces délais ne peut être celui de la publication de la demande d’enregistrement de la marque, ni même de son octroi mais doit être apprécié, au cas d’espèce, par la connaissance de l’usage effectif de la marque seconde. »

CA Paris, pôle 5 – ch. 2, 17 nov. 2017, n° 16/20736

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