Marque : La nécessaire disponibilité et distinctivité…

Avant tout dépôt de marque, il faut impérativement s’assurer qu’elle soit disponible et distinctive afin d’éviter toute mauvaise surprise.

Sur l’exigence de disponibilité

Lors du dépôt d’une marque à l’INPI, aucun contrôle n’est effectué sur d’éventuelles antériorités, portant sur des noms existants à l’identique ou ressemblants.

Les titulaires de droits antérieurs ont un délai de deux mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement au BOPI, pour former opposition à son enregistrement (Art. L.712-4 du Code la Propriété intellectuelle).

De même, le titulaire d’une marque enregistrée à l’INPI peut ainsi être attrait en justice sur le fondement de la contrefaçon (dans un délai de 5 ans à compter de la connaissance par un tiers de l’usage de la marque).

Ainsi, il est essentiel d’effectuer une recherche préalable d’antériorités avant d’effectuer tout dépôt de marque, et afin de s’assurer de ne pas être en conflit avec un droit antérieur.

Sur l’exigence de distinctivité

Afin d’être protégée, une marque doit impérativement être en mesure de « distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux de ses concurrents » (Art.L.711-1 du Code de la Propriété intellectuelle), et être perçue comme telle par le consommateur.

Elle ne peut donc exprimer qu’une simple description de son activité.

Pour être distinctive, la marque doit donc présenter un certain caractère fantaisiste et arbitraire par rapport aux produits et services concernés. Cet impératif est parfois difficile à combiner avec la nécessité d’avoir une marque qui exprime clairement son positionnement et les produits ou services proposés.

Ainsi, la marque VETEMENTS qui connait un succès important ne remplira pas cette exigence de distinctivité et ne pourra pas être valablement déposée par son titulaire, ce qui peut avoir des répercussions sérieuses sur son activité.

Il est à noter également que la demande d’enregistrement FOOTBALANCE pour des vêtements a été refusée par l’Office des marques de l’Union Européenne pour défaut de caractère distinctif.

Ne pas oublier de viser tous les produits et services de l’entreprise et de déposer à l’international

Les marques sont essentielles pour les entreprises et doivent être protégées en fonction de l’activité existante et prospective de l’entreprise, mais également de son expansion territoriale.

Par exemple, le fait de ne pas désigner des bijoux à son dépôt alors que l’activité principale de l’entreprise est de la lingerie peut lui occasionner bien des difficultés si elle envisage ensuite d’étendre son activité.

Par ailleurs, il est essentiel de déposer sa marque dans les pays dans lesquels elle y est implantée et dans des pays stratégiques qui ont l’habitude de déposer des marques de manière frauduleuse, tels que la Chine et la Turquie qui peuvent à terme devenir stratégiques pour l’entreprise.

Pensez-vous que les entreprises protègent suffisamment leurs marques ?

Nous rencontrons souvent des entreprises utilisant, depuis un certain temps, une marque/un logo, sans avoir effectué de dépôt de marque. Or dans une situation de concurrence, l’application du droit des marques est plus que recommandé dans la mesure où la marque constitue l’identité de l’entreprise.

Nous rencontrons également des entreprises qui déposent leurs marques mais la protection n’est pas adaptée à leur activité. En effet, soit le choix des classes n’est pas complet, soit la liste des produits et services visés n’est pas adaptée.

Réalisez-vous régulièrement des audits ?

Nous effectuons deux types d’audits.

Il y a l’audit des droits de propriété intellectuelle en cas de levée de fonds, de reprise ou de cession d’une entreprise. Les actifs immatériels font très souvent partie intégrante d’une cession ou reprise de société. Avant de se lancer dans ce genre d’opération, il est important de s’assurer de la validité et de la solidité des droits de propriété intellectuelle de l’entreprise.

Il y a l’audit de portefeuille de marques, dessins et modèles. Il s’agit de régulièrement analyser les titres de propriété intellectuelle de nos clients ou futurs clients afin de s’assurer qu’ils soient tous inscrits au même nom et à la même adresse dans les registres nationaux et internationaux. Cet audit sert également à vérifier que les marques déjà déposées de nos clients ou futurs clients sont toujours adaptées à leur activité qui peut être en constante évolution.

Quels conseils donneriez-vous à une entreprise qui envisage de lancer une nouvelle marque et a peu de moyens ?

Il est vrai que déposer une marque peut coûter assez cher, pour ceux qui n’ont pas vraiment les moyens.

Cependant, il est important de garder à l’esprit que l’enregistrement d’une marque confère à l’entreprise un droit d’utilisation exclusif et lui permet d’interdire à tout tiers de faire usage d’un signe identique ou ressemblant à la sienne pour des produits et services identiques ou similaires.

Par ailleurs, une marque enregistrée peut représenter une source de revenus par la concession de licence en contrepartie du versement de redevances.

Pour cela, nous recommandons à une entreprise qui compte lancer une marque de procéder par étape.
1) Effectuer une recherche d’antériorités parmi les marques ayant effet en France pour s’assurer de sa disponibilité.
2) Déposer sa marque en France en faisant bien attention à bien définir les classes et à viser les produits et services adaptés à son activité présente et future.
3) Surveiller sa marque une fois déposée afin d’être tenu informé d’un dépôt, identique ou similaire postérieur, au sien et empêcher son enregistrement.
4) Profiter du délai de priorité pour déposer un enregistrement international visant les pays d’intérêt. Un enregistrement international est plus économique et plus facile à gérer qu’une multitude de dépôts nationaux étrangers.

Le respect de ces étapes peut contribuer à réduire considérablement les frais de lancement, de protection et de défense de sa marque et permet de gérer plus sereinement son projet.