Modalités d’acquisition du droit de marque

PARTIE I : ACQUISITION DU DROIT DE MARQUE EN FRANCE

PARTIE 2 : ACQUISITION DE LA MARQUE COMMUNAUTAIRE

PARTIE 3 : L’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

PARTIE 4 : ENREGISTREMENT DE MARQUE A L’ETRANGER : LE CAS DES ETATS-UNIS

PARTIE I : ACQUISITION DU DROIT DE MARQUE EN FRANCE

DEMANDE D’ENREGISTREMENT EN FRANCE

QUI PEUT DEPOSER ?

La demande d’enregistrement de marque peut être déposée par toute personne physique ou morale.

Le dépôt peut être effectué par le déposant personnellement ou par un mandataire.

Lorsque le déposant n’est ni établi, ni domicilié en France ou dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, le recours à un mandataire est obligatoire.

Conformément à l’article L.712-11 du code de la propriété intellectuelle, si le déposant n’est ni domicilié ni établi sur le territoire français et qu’il n’est pas non plus ressortissant d’un État membre de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) ou de l’Union de Paris, il doit fournir à l’Institut National de la Propriété Industrielle la preuve que son pays accorde une protection aux marques françaises.

Une marque peut également être déposée au nom d’une ou de plusieurs personnes, physiques ou morales.

La désignation d’un mandataire est obligatoire lorsque la marque est déposée au nom de plusieurs personnes.

LE FORMALISME DU DEPOT

La demande d’enregistrement de marque est déposée à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).

Aux termes de l’article L.712-2 du code de la propriété intellectuelle :

« La demande d’enregistrement est présentée et publiée dans les formes et conditions fixées par le présent titre et précisées par décret en Conseil d’Etat. Elle doit comporter notamment le modèle de la marque et l’énumération des produits ou services auxquels elle s’applique. »

L’article R.712-3 du même code précise que le dépôt comprend :

La demande d’enregistrement de la marque précisant notamment :

• L’identification du déposant ;
• Le modèle de la marque, consistant dans la représentation graphique de cette dernière. Le modèle peut également être complété par une brève description. Cette description est limitée à l’énoncé des caractéristiques de la marque pouvant avoir une incidence sur la portée de la protection ;
• L’énumération des produits ou services auxquels elle s’applique, ainsi que l’énumération des classes correspondantes ;
• Le cas échéant, l’indication qu’est revendiqué le droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger.

Les pièces suivantes doivent être annexées à la demande d’enregistrement :

• La justification du paiement des redevances prescrites ;
• S’il est constitué un mandataire, le pouvoir de ce dernier, à moins qu’il n’ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d’avocat ;
• Si le caractère distinctif du signe déposé à titre de marque a été acquis par l’usage, la justification de cet usage ;
• S’il s’agit d’une marque collective de certification, le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l’usage de la marque ;
• Si le déposant est un étranger qui n’est ni domicilié, ni établi sur le territoire national, et sous réserve des conventions internationales, la justification qu’il a régulièrement déposé la marque dans le pays de son domicile ou de son établissement et que ce pays accorde la réciprocité de protection aux marques françaises.

Contrairement au dépôt de dessins et modèles, un même dépôt ne peut porter que sur une seule marque.

La date de dépôt prise en compte par l’INPI est celle de la réception de la demande par l’INPI, que ce soit par envoi postal, dépôt papier à l’Office ou encore par voie électronique, hormis le cas de l’exercice d’un droit de priorité.

Dès réception du formulaire de dépôt, l’INPI en accuse réception au déposant.

EXAMEN DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT

Sauf à ce que le dépôt soit déclaré irrecevable, du fait de la carence des mentions prévues à l’article R.712-3 précitées, la demande d’enregistrement de marque est publiée au bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) dans les six semaines suivant le dépôt.

Cette publication a pour objet de porter à la connaissance des tiers la demande d’enregistrement en vue pour ces derniers de formuler des observations ou de former opposition à l’enregistrement de la marque.

Dans le même temps, l’Office procède à l’examen de la demande.

EXAMEN DE LA DEMANDE PAR L’OFFICE

Tout dépôt donne lieu à vérification par l’INPI d’une part, que la demande d’enregistrement et les pièces qui y sont annexées sont conformes aux prescriptions de la législation et de la réglementation en vigueur, d’autre part, que le signe déposé peut constituer une marque par application des articles L.711-1 et L.711-2 du code de la propriété intellectuelle et être adopté comme marque par application de l’article L.711-3 dudit code.

En conséquence, l’INPI n’a pas vocation à rechercher si le signe est disponible.

En cas de demande non conforme, une notification est envoyée au déposant qui dispose alors d’un délai pour régulariser sa demande. Cette notification de l’INPI est généralement accompagnée d’une proposition de régularisation qui sera réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas.

A défaut de régularisation ou d’observation permettant de lever l’objection, la demande d’enregistrement est rejetée, soit en totalité, soit partiellement.

OBSERVATIONS DES TIERS

L’article L.712-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit que :

« Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, toute personne intéressée peut formuler des observations auprès du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle. »

Ces observations sont formulées notamment par les personnes titulaires de droits antérieurs qui n’ont pas accès à la procédure d’opposition du fait de la nature de leurs droits.

Il s’agit en effet des exploitants de nom commerciaux, dénomination sociales, enseigne ou encore les titulaires de noms de domaines.

L’observation permet d’attirer l’attention de l’INPI sur le fait que la marque ne serait pas valable.

En cas d’observation, le déposant est averti par l’INPI.

OPPOSITION A L’ENREGISTREMENT DE LA MARQUE

La procédure d’opposition est ouverte au propriétaire d’une marque antérieure et lui permet de s’opposer à l’enregistrement d’une marque, s’il estime que celle-ci porte atteinte à ses droits.

Qui peut faire opposition ?

L’opposition est réservée aux seuls titulaires de marques antérieures françaises, communautaires, marques notoires exploitées pour des services identiques ou similaires, marques antérieures bénéficiant d’un droit de priorité.

Les titulaires de simples demandes d’enregistrement d’une marque française ou communautaire peuvent également former opposition. Les licenciés exclusifs peuvent également former opposition si leur contrat le prévoit.

Procédure d’opposition

L’opposition doit être formulée dans les deux mois qui suivent la publication de la demande d’enregistrement de marque.

Elle doit notamment respecter le formalisme prévu aux articles R.712-13 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

L’opposition est présentée par écrit et doit préciser les éléments suivants :

• L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits ;
• Les références de la demande d’enregistrement contre laquelle est formée l’opposition, ainsi que l’indication des produits ou services visés par l’opposition tout en sachant que l’opposition peut être partielle ;
• L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ;
• La justification du paiement de la redevance prescrite.

L’opposition formée hors délai ou ne respectant pas toutes les conditions précitées est irrecevable.

Dès réception de la demande d’opposition, l’INPI en informe le déposant qui dispose d’un délai de de deux mois pour présenter ses observations en réponse à l’opposition.

L’INPI doit impérativement se prononcer dans les 6 mois qui suivent l’expiration du délai pour former opposition.

Si le déposant ne répond pas à l’opposition, l’INPI prononce directement une décision. En revanche, si le déposant répond à l’opposition, l’INPI établit un projet de décision en fonction des différents arguments présentés et l’envoie aux deux parties, en indiquant un délai pour répondre. L’INPI établit ensuite une décision au vu des dernières observations reçues. En l’absence de réponse, le projet de décision devient définitif.

Le délai d’instruction de l’opposition peut être suspendu dans trois cas :

• si la marque antérieure n’est pas encore enregistrée ;
• en cas d’engagement d’une action en nullité, d’une action en déchéance ou d’une action en revendication de propriété de la marque sur laquelle est fondée l’opposition ;
• à la demande des deux parties.

Il est possible de clôturer la procédure d’opposition à tout moment, dans le cadre notamment d’un retrait de la demande d’enregistrement ou d’un retrait de l’opposition si les deux parties sont parvenues à un accord.

REJET SUBSEQUENT DE L’ENREGISTREMENT DE LA MARQUE

Motifs de refus

La demande d’enregistrement peut être rejetée pour certaines raisons :

Lorsqu’elle ne répond pas aux conditions de l’article L.712-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Lorsque le signe ne peut constituer une marque au sens de l’article L.711-1 ;

Si le signe est dépourvu de caractère distinctif, est illicite, trompeur ou indisponible.

Le rejet peut cependant être partiel s’il n’affecte qu’une partie de la demande d’enregistrement de marque.

Tel est le cas notamment dans le cadre d’oppositions lorsque l’examen de l’office ne porte que sur une partie des produits et services de la demande d’enregistrement.

La procédure d’opposition ne saurait avoir l’autorité de la chose jugée au regard de l’action en contrefaçon en ce que l’enregistrement d’une marque est un acte administratif qui ne lie en aucun cas les juridictions saisies d’une contestation sur sa validité.

Recours

La décision de rejet est susceptible de recours.

Recours contre une décision statuant sur opposition

En vertu de l’article L.411-4 du code de la propriété intellectuelle, les Cours d’appel désignées par voie réglementaire connaissent directement des recours formés contre les décisions rendues par le directeur de l’INPI à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle.

Le recours doit être formé devant la Cour d’appel compétente dans un délai de un mois à compter de la notification de la décision au déposant ou à l’opposant.

L’exposé des moyens doit être déposé le jour de la déclaration ou dans le mois suivant, à peine d’irrecevabilité (R.411-21).

Le ministère public et le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle sont également entendus.

Le pourvoi en cassation est ouvert tant au demandeur qu’au directeur de l’INPI.

Relève en déchéance

En cas de non-respect des délais de la procédure d’enregistrement, le demandeur peut être relevé en déchéance s’il justifie d’un empêchement qui n’est imputable ni à sa volonté, ni à sa faute, ni à sa négligence (L.712-10).

La demande doit être présentée au directeur de l’INPI dans les deux mois à compter de la cessation de l’empêchement et n’est plus recevable après un délai de six mois décompté à partir de l’expiration du délai non observé (R.712-12).

La décision du directeur de l’INPI est susceptible de recours dans les mêmes conditions que le recours à l’encontre d’une décision statuant sur opposition.

ENREGISTREMENT DE LA MARQUE

Lorsque la demande d’enregistrement ne fait face à aucune cause de rejet, l’INPI procède à l’enregistrement de la marque.

Le déposant se voit adressé un certificat d’enregistrement qui atteste de la titularité de ses droits sur la marque.

L’enregistrement de la marque est publié au BOPI et la marque est inscrite au Registre National des Marques (RNM).

Si l’enregistrement fait naitre un droit de marque au profit du déposant, les effets du droit de marque remontent à la date du dépôt.

La marque produit ainsi ses effets pour une durée de dix ans renouvelable indéfiniment sous réserve du paiement des redevances à l’INPI.

PARTIE 2 : ACQUISITION DE LA MARQUE DE L’UNION EUROPEENNE

La marque de l’Union européenne constitue un titre unitaire qui produit ses effets sur l’ensemble du territoire de l’Union Européenne.

La demande d’enregistrement de marque communautaire est effectuée auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

DEMANDE D’ENREGISTREMENT DE LA MARQUE DE L’UNION EUROPEENNE

DEPOT DE LA DEMANDE

Le dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne peut être effectué par toute personne physique ou morale, y compris les entités de droit public, sans exigence de nationalité ou de réciprocité.

A réception de la demande, l’EUIPO vérifie que le signe est susceptible de représentation graphique, distinctif et licite.

Il est à noter à ce stade, qu’un signe peut être jugé trompeur ou dépourvu de caractère distinctif même s’il ne l’est que dans la langue d’un seul Etat membre.

Si la demande de marque de l’Union européenne satisfait à ces exigences, elle est publiée au bulletin des marques dans toutes les langues officielles de l’Union.

DISPONIBILITE DU SIGNE

Le signe doit également être disponible. La demande d’enregistrement ne doit pas se heurter à une antériorité dans l’Union Européenne.

La publication de la demande d’enregistrement de marque ouvre une période de trois pendant laquelle les titulaires de droits antérieurs peuvent former oppositions.

Les antériorités peuvent être constituées par des marques nationales enregistrées dans un Etat membre, une marque de l’Union européenne enregistrée ou non, une marque non déposée mais notoirement connue dans un Etat membre au sens de l’article 6bis de Convention de Paris.

L’antériorité peut également être constituée par une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la partie nationale d’un enregistrement international, une AOP ou IGP.

Enfin, l’opposition peut être fondée sur une marque antérieure renommée enregistrée pour des produits ou services différents.

C’est aux titulaires de droits antérieurs de se manifester dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demander d’enregistrement et d’y faire opposition pour tout ou partie des produits ou services visés.

L’acte d’opposition est notifié au demandeur de la marque de l’Union européenne. C’est à ce moment que commence à courir un délai de deux mois au cours duquel les parties peuvent prendre contact pour tenter de trouver une solution à l’amiable. Cette période est appelée « cooling off ».

Quand la période de « cooling off » arrive à expiration sans que les parties soient parvenues à un règlement amiable, l’opposant dispose d’un délai de deux mois pour compléter son dossier avec les preuves nécessaires pour établir son droit et soutenir ses arguments.

La période de « cooling off » peut être étendue à la demande des parties pour un maximum de 24 mois.

L’Office communique ensuite au demandeur les documents reçus afin qu’il présente ses observations dans le délai de deux mois.

Le bienfondé d’une demande d’opposition s’apprécie comme la contrefaçon.

Le demandeur peut tenter d’obtenir le rejet de l’opposition en exigeant de l’opposant qu’il rapporte la preuve de l’exploitation de la marque communautaire ou nationale sur laquelle il fonde son opposition, lorsque celle-ci est enregistrée depuis plus de cinq années.

Si l’opposition est reconnue fondée, l’enregistrement est rejeté, partiellement ou totalement.

Dans le cas où la marque communautaire serait déjà enregistrée, l’existence d’un droit antérieur peut également justifier une demande d’annulation.

Les décisions rendues sur opposition peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre des recours de l’EUIPO.

REJET ET TRANSFORMATION

En cas de rejet de la demande d’enregistrement, le déposant a la possibilité de transformer sa demande en demandes de marques nationales dans les Etats membres.

Si le rejet de la demande n’a été que partiel, le déposant ne peut demander la transformation que pour les produits ou services pour lesquels la demande a été rejetée.

En tout état de cause, la demande ne pourra pas être transformée dans les Etats dans lesquels il existe un motif qui a justifié le rejet de la demande.

Chaque demande de marque nationale bénéficie de la date de dépôt ou de priorité de la demande d’enregistrement de marque de l’Union.

ENREGISTREMENT DE LA MARQUE DE L’UNION EUROPENNE

Si la demande d’enregistrement communautaire n’est pas rejetée, la marque est enregistrée.

L’enregistrement est alors inscrit au Registre des marques communautaires et publié au bulletin des marques communautaires dans toutes les langues officielles de l’Union.

La marque produit ses effets pour une durée de dix ans à compter de la date de dépôt de la demande, et est renouvelable pour des périodes de même durée.

PARTIE 3 : L’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

CONVENTION INTERNATIONALES APPLICABLES

LA CONVENTION DE PARIS

La convention de Paris du 10 mai 1993 a un très large champ d’application compte tenu de son nombre d’adhérent notamment, plus de 170 Etats.

La convention de Paris pose un principe d’indépendance des droits obtenus. Une marque régulièrement enregistrée dans un pays de l’Union sera considérée comme indépendante des marques enregistrées dans les autres pays de l’Union.

Toutefois, la convention prévoit en son article 4 la règle dite de priorité unioniste. Cette règle a pour but d’éviter au déposant d’une marque d’avoir à effectuer plusieurs dépôts simultanés dans plusieurs pays où il souhaite bénéficier d’une protection. Il pourra ainsi bénéficier d’un certain délai à compter d’un premier dépôt dans un pays membre pour réaliser des dépôts parallèles dans d’autres pays membres sans risquer d’être intériorisé par son propre dépôt où par un dépôt d’un tiers de bonne foi effectué dans l’intervalle.

Les dépôts effectués sous priorité bénéficient de la date de dépôt initial. En matière de marque le délai de priorité est de six mois à compter de la date du dépôt de la première demande.

Le bénéfice de la priorité est toutefois subordonné à la régularité du dépôt qui lui sert de base.

L’ACCORD ADPIC

L’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, dit accord ADPIC, annexé à la convention de Marrakech instituant l’Organisation Mondiale du Commerce conclue le 15 avril 1994, constitue une important et vaste convention internationale dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Pour ce qui est des marques, l’article 15 de l’Accord détermine les signes susceptibles d’être protégés et prévoit que les Etats signataires ne peuvent adopter de motif de refus d’enregistrement ou d’annulation non conformes aux dispositions de la convention de Paris.

L’article 19 prévoit la possibilité de subordonner le maintien de la protection de la marque par l’usage du signe.

DROIT INTERNATIONAL DES MARQUES

La convention de Paris réserve aux pays de l’Union le droit de prendre séparément des arrangements particuliers et c’est dans ce cadre qu’ont été adoptées un certain nombre de conventions internationales spéciales en matière de droit des marques :

• L’Arrangement de Madrid en 1891 concernant l’enregistrement international des marques ;
• L’Arrangement de Nice du 15 juin 1957, plusieurs fois révisé, concernant la classification internationale des marques ;
• L’Arrangement de Vienne de 1973 instituant la classification internationale des éléments figuratifs des marques.

L’UNION DE MADRID

Le système d’enregistrement international des marques a été mis en place par l’Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 (1) et le Protocole relatif à cet Arrangement du 27 juin 1989 (2).

Les Etats partis à l’une des conventions forment l’Union de Madrid.

L’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement des marques

L’Arrangement de Madrid, qui a été signé à l’occasion d’une conférence sur la révision de la Convention de Paris, met en place un système d’enregistrement international des marques en vue de faciliter l’acquisition d’un droit de marque dans différents pays en centralisant les formalités de dépôt tout en laissant le soin aux pays désignés de procéder à l’examen de la demande et d’accorder une protection au titre du droit des marques.

La demande d’enregistrement internationale peut être présentée par toute personne ressortissante d’un Etat parti à l’arrangement ou qui y a son domicile.

Toutefois, le demandeur doit impérativement être déjà titulaire dans son pays d’origine d’un enregistrement couvrant le même signe et les mêmes produits et services.

La demande d’enregistrement international doit être présentée dans l’office national du pays d’origine et doit indiquer les pays pour lesquels l’extension est sollicitée.

Le titulaire peut cependant, même après l’enregistrement international, déposer auprès de l’office de son pays d’origine une demande d’extension à d’autres pays.

La demande d’enregistrement est ainsi transmise par l’office national au bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) à Genève qui va l’inscrire au registre international, après vérification de sa conformité, et la publier à la Gazette OMPI des marques internationales.

Cette inscription vaut enregistrement international.

La demande est ensuite notifiée au pays désignés qui ont la charge de l’examen de la demande au fond de la demande selon la législation nationale.

L’enregistrement international de la marque a une durée de validité de 10 ans renouvelable à la fin de chaque période de 10 ans avec effet dans les pays désignés concernés.

Les enregistrements nationaux consécutifs à un enregistrement international produisent exactement les mêmes effets que ceux qui résultent de demandes nationales.

Le protocole relatif à l’Arrangement de Madrid

Le protocole relatif à l’Arrangement de Madrid n’a pas pour objet de se substituer à l’Arrangement mais de mettre en place au sein de l’Union de Madrid, un système distinct d’enregistrement international des marques reposant sur des règles différentes.

Ce système permet aux Etats qui n’avaient pas souhaité adhérer à l’Arrangement de participer au système de l’enregistrement international et d’établir une passerelle entre ce système et celui de la marque communautaire.

La demande d’enregistrement international peut être déposée par toute personne ayant la nationalité ou ayant son domicile dans un des pays Partie au Protocole dans lequel a été effectué un dépôt préalable.

A la différence de ce que prévoit l’Arrangement, la demande d’enregistrement international peut être fondée sur une simple demande d’enregistrement antérieure et non pas seulement sur un enregistrement.

Les dispositions du Protocole relatives au dépôt de la demande d’enregistrement international, à sa vérification par l’office national, à sa transmission à l’OMPI, à son inscription et sa notification aux administrations des pays désignés sont les mêmes que celles que prévoit l’Arrangement.

L’enregistrement produit dans les pays désignés les mêmes effets qu’une marque nationale ou communautaire si l’Union européenne est désignée.

Il revient alors, comme pour l’Arrangement, aux offices nationaux ou à l’EUIPO de procéder à l’examen de la demande.

L’enregistrement national produit ses effets pour une durée de 10 ans renouvelable.

Dépendance temporaire de l’enregistrement international à l’égard de l’enregistrement d’origine

L’enregistrement international demeure, pendant une période de cinq ans à compter de la date à laquelle il intervient, dans la dépendance du dépôt ou de l’enregistrement national ou régional qui lui sert de base.

Si au cours de cette période, la demande d’enregistrement de base est rejetée ou si l’enregistrement de base disparait, par annulation ou déchéance, l’enregistrement international cesse de produire ses effets.

Toutefois, en cas de disparition de l’enregistrement international, celui-ci peut être transformé dans les trois mois en demandes nationales dans les pays désignés ou en demande de marque communautaire, tout en bénéficiant de la date de l’enregistrement international (Article 9 quinquies du Protocole) ou de priorité le cas échéant.

Détermination de l’instrument applicable

Pour déterminer l’instrument applicable à une demande d’enregistrement international, il faut s’attacher à la demande ou l’enregistrement de base.

Si l’enregistrement est intervenu dans un pays lié exclusivement au protocole, la demande d’enregistrement international relève de celui-ci et ne peut désigner que les pays parties à l’Arrangement, qu’ils soient ou non partie au Protocole.

Lorsque la demande ou l’enregistrement de base est intervenu dans un pays lié seulement au Protocole, la demande d’enregistrement international est soumise au Protocole et ne pourra désigner que des pays qui y sont parties.

Dans le cas où la demande ou l’enregistrement de base est intervenu dans un pays partie tant à l’Arrangement qu’au Protocole, alors l’enregistrement international relèvera de l’un ou de l’autre en fonction des pays désignés.

TRAITES DE L’OMPI SUR LE DROIT DES MARQUES

Le traité sur le droit des marques résulte d’un accord négocié dans le cadre de l’OMPI et adopté à Genève le 27 octobre 1994, entré en vigueur le 1er août 1996.

Il concerne uniquement les règles de procédures administratives relatives à l’enregistrement des marques et leur renouvellement.

Le décret du 25 février 2004 a modifié de nombreuses dispositions de la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle afin de mettre en conformité le droit français avec ce traité pour en permettre la ratification intervenue par une Loi du 5 juillet 2006.

PARTIE 4 : ENREGISTREMENT DE MARQUE A L’ETRANGER : LE CAS DES ETATS-UNIS

Il existe plusieurs types de protection des marques aux Etats-Unis :

La protection par le common law : une protection sans enregistrement fondée sur l’usage. La marque doit toutefois être distinctive et utilisée concrètement aux Etats-Unis ;

La protection auprès d’un ou plusieurs Etats ;

La protection par l’enregistrement fédéral de la marque auprès de l’USPTO (United States Patent and Trademark Office) qui couvre l’ensemble des Etats-Unis.

Le Federal Trademark Registration Act de 1946, connu sous le nom de Lanham Act (ou Trademark Act) fournit le cadre législatif pour l’examen et l’enregistrement des marques au niveau fédéral.

Pour déposer une marque aux Etats-Unis, quatre possibilités sont envisageables, cumulables pour certaines :

• Le dépôt d’une marque sur le fondement d’un usage actuel et effectif aux Etats-Unis: dans ce cas, la preuve du premier usage de la marque pour laquelle une protection est demandée doit être présentée à l’office.

Ce dépôt peut être utilisé afin de déposer des variantes d’une marque déjà déposée et utilisée, comme dans le cas des « familles de marques ».

• Le dépôt d’une marque fondé sur l’intention d’usage, ou « bona fide intention », aux Etats-Unis : à défaut d’usage actuel, la marque peut tout de même être déposée si l’usage effectif est imminent.

L’enregistrement de la marque sera soumis au dépôt d’une déclaration d’intention d’usage, accompagnée de preuves d’un usage effectif de la marque aux Etats-Unis.

La production de cette déclaration et ses éléments annexes, peut être retardée pendant une durée maximale de trois ans (sur demande faite et sur paiement d’une indemnité pour chaque demande d’extension).

A l’expiration de cette période, si aucune preuve d’usage ne peut être apportée, la marque est refusée à l’enregistrement.

• Le dépôt d’une marque sur le fondement d’une demande ou enregistrement de marque d’un pays étranger : cela suppose une identité des signes, du déposant et des produits et services visés, qui doivent recouvrir totalement ceux visés dans le cadre de la demande de marque américaine.

S’il s’agit d’une demande de marque non-enregistrée, la demande à l’USPTO devra être faite dans les six mois suivant la date de la demande initiale, sur le fondement de la section 44(d) du Lanham Act.

Cette base permet notamment de retarder la production de preuves d’usage à la sixième année suivant l’enregistrement. L’autre avantage est que la date de dépôt de la marque américaine sera fictivement la même que celle du dépôt initial sur lequel la demande est fondée. Néanmoins, la validité de la marque est toujours soumise à l’intention d’usage, et une déclaration en ce sens devra être apportée.

Pour que la marque soit valablement enregistrée, l’enregistrement dans le pays initial devra également être validé.

A l’inverse, s’il s’agit d’une marque enregistrée, il n’y a pas de délai imposé, mais la demande devra être faite sur le fondement de la section 44(e) du Lanham Act.

Cette demande étant également basée sur l’intention d’usage, le dépôt d’une déclaration d’intention d’usage est nécessaire. Cette déclaration n’a cependant pas besoin d’être accompagnée de preuves d’usage avant l’enregistrement.

• Une marque internationale désignant les Etats-Unis: la dernière possibilité est bien évidemment de passer par le Protocole de Madrid en faisant une demande d‘extension de sa marque auprès de l’OMPI afin de l’étendre aux Etats-Unis. L’OMPI transmettra la demande à l’office de l’USPTO, qui examinera, comme pour les autres méthodes, la demande.

Cette désignation est basée sur l’intention d’usage et le dépôt impliquant le dépôt d’une déclaration d’intention d’usage.

La déclaration n’a cependant pas besoin d’être soutenue par des preuves d’usage avant l’enregistrement, et les premières preuves ne doivent être soumises qu’au cours de la sixième année suivant l’enregistrement de la marque.

Par ailleurs, dans le cadre d’une désignation sous priorité d’une marque étrangère, la date de dépôt retenue sera celle de la marque étrangère revendiquée. A défaut de revendication de priorité, la date de dépôt retenue par l’USPTO sera celle de la désignation effectuée auprès de l’OMPI.

Un dépôt de marque internationale désignant les Etats-Unis est bien souvent préféré à un dépôt de marque nationale car moins coûteux, la taxe de dépôt n’était payée qu’une seule fois et à un tarif particulièrement avantageux comparé à ceux de l’USPTO.

Toute personne physique ou morale peut déposer sa marque en remplissant le formulaire TEAS accessible sur le site Internet de l’USPTO.

Une fois la demande d’enregistrement de marque transmise à l’office, un l’examinateur vérifie les conditions de validité du dépôt, à savoir la distinctivité et la licéité du signe.  

Si la demande est conforme, celle-ci est publiée à la Gazette Officielle de l’USPTO, environ 3 mois plus tard.

S’ouvre alors un délai d’opposition de 30 jours, renouvelable jusqu’à 120 jours. En l’absence d’opposition, la marque est enregistrée pour une durée de 10 ans renouvelable.

En cas de refus d’enregistrement, au niveau de l’examen par l’Office ou après opposition, il est possible de faire appel de la décision de l’Office auprès du Trademark Trial and Appeal Board (TTAB).

Toutefois, compte-tenu du coût particulièrement important des procédures aux Etats-Unis, ces voies de recours sont peu empruntées, les dépenses à engager étant bien souvent disproportionnées au regard des intérêts en cause.