Annulation de la marque TEXTO pour défaut de distinctivité

La société SFR, titulaire de la marque TEXTO, a opposé ses droits de marque à l’encontre du dépôt de la marque ONE TEXTO et de l’exploitation de cette marque par une société du même nom ayant pour l’activité suivante : “communication, marketing, publicité, téléphonie mobile, audiotel et SMS pour les affaires et la gestion ainsi que dans le domaine de robotique et le hi-tech”.

La société SFR reprochait également à cette société l’utilisation sous le nom de domaine “OneTexto.com” d’un site internet dont la couleur dominante est le rouge, proposant de dynamiser la politique de communication des entreprises par l’envoi de SMS.

Par jugement du 29 janvier 2008 (TGI Paris, ch.civ 3, 29 janvier n°06/10489), la société SFR a été déboutée de l’ensemble de ses demandes et le Tribunal de Grande Instance de Paris a prononcé la nullité de la marque TEXTO et « Texto, Dites le en toutes lettres, dites le texto » pour défaut de distinctivité. SFR a par ailleurs été déboutée de l’ensemble de ses demandes sur le fondement de la concurrence déloyale.

La société SFR a fait appel de cette décision.

La Cour d’Appel, par arrêt du 23 septembre 2009 (Cour d’appel de Paris -Pole 5 ch.01 n°08/02816), a confirmé en tous points le jugement de première instance.

En effet, aux termes de l’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle sont dépourvus de caractère distinctif :

« a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service,

b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ».

La Cour relève que le caractère distinctif d’un signe doit s’apprécier par rapport aux services désignés dans l’enregistrement et par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, en se plaçant à la date du dépôt.

Sur la marque « Texto, Dites le en toutes lettres, dites le texto » déposée le 23 mars 1998

En l’espèce, la marque « Texto, Dites le en toutes lettres, dites le texto » a été déposée pour désigner les services de messagerie par téléphone.

“Texto” constitue l’abréviation du vocable “textuellement ».

Les termes “dites le, en toutes lettres” décrivent la façon d’envoyer un message texte pour des services de messagerie par téléphone, et renvoient directement au service désigné dans le libellé de la marque.

En conséquence, la marque “Texto, Dites le en toutes lettres, dites le texto” désigne, au sens de l’article L.711-2 b) du Code de la propriété intellectuelle, une caractéristique du service désigné au dépôt, et doit être déclarée nulle pour défaut de caractère distinctif.

Sur la marque « Texto » déposée le 23 janvier 2001

La Cour d’Appel relève que cette marque a été déposée pour désigner le service de messagerie écrite par radio-téléphone.

A la date du dépôt de la marque “Texto”, ce terme était devenu usuel pour désigner un message envoyé par téléphonie et qu’il n’était pas associé à la société SFR.

En effet, il ressort des articles publiés dans le journal Le Monde datés du 16 décembre 2000, du 23 janvier 2001, dans l’hebdomadaire L’Express parus les 16 mars 2000 et 11 janvier 2001, que le terme Texto était connu du public pour désigner un petit message écrit, convivial, envoyé par téléphone mobile.

En conséquence, le terme Texto était dans le langage courant pour un service de messagerie avant que la société SFR ne procède à son dépôt, elle doit donc être annulée pour défaut de distinctivité.