Votre distributeur a déposé votre marque à son nom dans un pays étranger, sans votre accord ? Ce dépôt peut entraver la commercialisation de vos produits et compliquer vos relations avec d’autres partenaires sur ce marché.
Selon le pays concerné, plusieurs recours permettent de contester l’enregistrement ou de demander le transfert de la marque. Leur choix dépend notamment des droits de votre entreprise, des engagements du distributeur et des preuves disponibles.
Le Cabinet Bouchara & Avocats intervient en droit des marques pour défendre les entreprises confrontées au dépôt frauduleux de leur marque, identifier les recours appropriés et coordonner, si nécessaire, les démarches à l’étranger.
En résumé :
- Un distributeur qui dépose la marque de son fournisseur à son nom, sans son autorisation, s’expose à une contestation.
- L’absence de marque enregistrée dans le pays concerné n’exclut pas tout recours. La Convention de Paris prévoit une protection particulière contre certains dépôts effectués par un agent ou représentant.
- Le contrat de distribution, les échanges commerciaux et les documents antérieurs au dépôt permettent d’établir les engagements du distributeur et les circonstances de l’enregistrement.
- Les recours varient selon le pays. Opposition, nullité ou transfert de la marque doivent être examinés au regard du droit applicable et du stade de la procédure.
Quels droits pouvez-vous invoquer dans le pays du dépôt ?
L’enregistrement d’une marque confère une protection limitée aux territoires couverts par le titre. D’autres droits peuvent toutefois être reconnus selon la législation du pays concerné.
Une marque enregistrée en France ne protège pas votre entreprise dans tous les pays où ses produits sont commercialisés. Une marque de l’Union européenne couvre l’ensemble des États membres. Quant à l’enregistrement international, il permet de demander une protection dans plusieurs pays, sous réserve de l’examen effectué par les offices compétents.
Il faut ensuite vérifier la nature du dépôt effectué par le distributeur (marque nationale, marque de l’Union européenne ou enregistrement international), sa date, les produits ou services visés et l’état de la procédure d’enregistrement. Dans le cas d’un enregistrement international, les territoires désignés doivent être examinés séparément, car la protection et les possibilités de contestation dépendent des règles applicables à chacun d’eux.
Et même si votre marque n’est pas enregistrée dans le pays concerné, vous pouvez disposer de recours.
L’article 6 septies de la Convention de Paris protège, sous certaines conditions, le titulaire d’une marque lorsqu’un agent ou représentant la dépose sans son autorisation dans un autre pays membre de cette Convention.
Vous pouvez ainsi vous opposer à l’enregistrement, demander sa radiation ou, si la législation locale le permet, obtenir son transfert. Encore faut-il démontrer que votre relation avec le distributeur entre dans le champ de cette protection et que celui-ci ne peut pas justifier son dépôt.
Dans quels cas le dépôt par un distributeur peut-il être contesté ?
Pour déterminer si le dépôt peut être contesté, il faut examiner les engagements du distributeur envers son fournisseur, les autorisations qu’il a reçues et les circonstances de l’enregistrement. Le dépôt à son nom ne suffit pas, à lui seul, à caractériser une fraude.
Ce que prévoit le contrat de distribution
Un contrat de distribution peut autoriser un partenaire à commercialiser des produits sous une marque sans lui donner le droit de l’enregistrer à son nom. Cette distinction compte particulièrement lorsque le contrat prévoit une exclusivité territoriale ou une licence d’exploitation.
Les clauses relatives à la propriété intellectuelle et aux dépôts de marques doivent être rapprochées des échanges commerciaux, qui peuvent préciser les engagements du distributeur.
En droit européen, un distributeur peut relever de la notion d’agent ou de représentant, même si son contrat ne porte pas cette dénomination.
Dans un arrêt du 28 juin 2023 (T-145/22), le Tribunal de l’Union européenne rappelle qu’un accord de coopération commerciale peut suffire lorsqu’il crée une obligation générale de confiance et de loyauté. Une simple relation d’achat ne permet toutefois pas, à elle seule, de retenir cette qualification. L’existence d’un accord direct entre les parties doit également être établie.
Les circonstances révélant un dépôt de mauvaise foi
La connaissance de votre marque par le distributeur constitue un indice, mais elle ne suffit pas, à elle seule, à établir sa mauvaise foi. Celle-ci s’apprécie au regard de l’ensemble des circonstances du dépôt, comme l’a rappelé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 12 septembre 2019 (C-104/18 P).
La date du dépôt, les raisons avancées par le distributeur pour le justifier et son comportement au cours de la relation commerciale permettent d’apprécier les circonstances de l’enregistrement.
Un dépôt réalisé après l’annonce de la rupture du contrat, suivi d’une demande de paiement pour restituer la marque ou de menaces contre un nouveau distributeur, peut ainsi révéler une volonté de bloquer l’accès au marché.
L’action en nullité pour mauvaise foi, comme l’action en revendication, ne vise pas seulement le distributeur. Elle peut être engagée contre tout tiers qui a déposé votre marque de mauvaise foi, qu’il s’agisse d’un client, d’un voisin ou d’un partenaire malveillant.
Comment prouver le dépôt frauduleux de votre marque ?
Les preuves à réunir dépendent du recours envisagé. Dans un litige avec un distributeur, elles peuvent notamment servir à établir les droits de votre entreprise, les engagements du partenaire commercial et les circonstances du dépôt.
Une contestation fondée sur la mauvaise foi ne repose pas sur les mêmes conditions qu’une action visant le dépôt effectué par un agent ou représentant.
Plusieurs documents peuvent être utiles :
| Documents | Utilité |
|---|---|
| Certificats de marques et extraits de registres | Identifier les titulaires, les pays protégés et les dates de dépôt |
| Contrat de distribution, avenants et licences | Vérifier les autorisations et les obligations du partenaire |
| Courriels et correspondances commerciales | Établir la connaissance de la marque et la nature des relations |
| Factures, catalogues et publicités datés | Documenter l’exploitation antérieure et la chronologie commerciale |
| Échanges postérieurs au dépôt | Identifier d’éventuelles demandes de rachat ou tentatives de blocage |
La preuve d’une relation commerciale ne suffit pas à établir le caractère frauduleux du dépôt. Chaque document doit être apprécié au regard du recours envisagé.
Il est préférable de conserver les échanges électroniques dans leur forme d’origine, avec leurs dates et leurs éléments d’identification. Ces informations peuvent faciliter leur authentification lorsqu’ils doivent être produits devant une autorité étrangère.
Comment contester le dépôt et récupérer votre marque ?
Les recours ouverts à votre entreprise varient selon le pays concerné et le stade de l’enregistrement. Le choix dépend aussi de votre objectif commercial : contester les droits du distributeur ou chercher à récupérer la propriété de la marque.
Si la marque n’est pas encore enregistrée
Une opposition peut être engagée sur la base d’une marque antérieure lorsqu’elle est prévue par le droit applicable et que le délai n’a pas expiré.
Pour une demande de marque de l’Union européenne, l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001 permet au titulaire de s’opposer, sous certaines conditions, à un dépôt effectué par son agent ou représentant sans son consentement. L’opposition doit être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande, conformément à l’article 46 du même règlement.
En France, le délai d’opposition est de deux mois à compter de la publication de la demande. Lorsque le dépôt a été fait sans autorisation par votre agent ou représentant, elle peut être fondée sur votre marque protégée dans un pays de la Convention de Paris (articles L. 711-3 III et L. 712-4 du CPI). Devant l’INPI comme devant l’EUIPO, la mauvaise foi n’est pas un motif d’opposition : elle se fait valoir par une action en nullité, une fois la marque enregistrée.
Pour une demande nationale étrangère, les motifs d’opposition, les délais et les justificatifs exigés doivent être vérifiés auprès de l’autorité compétente.
Si le distributeur a déjà enregistré la marque
Plusieurs solutions peuvent être envisagées selon le droit applicable :
- Demander la nullité pour faire disparaître l’enregistrement lorsque les conditions légales sont réunies. La nullité peut être demandée devant l’INPI pour une marque française ou devant l’EUIPO pour une marque de l’Union européenne, sous réserve des cas relevant des juridictions compétentes.
- Obtenir le transfert de la marque afin d’en récupérer la propriété, lorsqu’un fondement juridique le permet.
- Négocier une cession pour résoudre le conflit et préserver, si possible, les intérêts commerciaux de l’entreprise.
| Territoire du dépôt | Recours envisageables | Fondements juridiques |
|---|---|---|
| France | Action en revendication en cas de dépôt frauduleux ou contraire au contrat. Demande de cession en cas de dépôt non autorisé par un agent ou représentant. Action en nullité devant l’INPI en cas de dépôt de mauvaise foi. | Articles L. 711-2, L. 712-6 et L. 712-6-1 du CPI |
| Marque de l’Union européenne | Demande de cession en cas de dépôt par un agent ou représentant sans autorisation, ou action en nullité selon le motif invoqué, notamment la mauvaise foi. | Articles 21, 59 et 60 du règlement (UE) 2017/1001 |
| Marque nationale d’un autre État membre de l’UE | Contestation du dépôt ou demande de cession, selon les dispositions nationales applicables. | Articles 5 et 13 de la directive (UE) 2015/2436 et droit national |
| Pays hors UE | Opposition, annulation ou transfert, selon les recours ouverts par la législation locale. | Droit national et article 6 septies de la Convention de Paris si le pays concerné est partie à cette Convention (liste des pays membres) |
Au-delà des recours prévus par chaque législation, la stratégie doit tenir compte des intérêts de votre entreprise : préserver l’accès au marché, poursuivre la commercialisation de vos produits ou organiser la rupture avec le distributeur, tout en défendant vos droits sur la marque.
Votre marque a été déposée par un distributeur en Chine, aux États-Unis ou au Maghreb ?
Les règles, délais et recours diffèrent d’un pays à l’autre.
En Chine, la loi vous protège directement contre votre agent ou représentant : vous pouvez faire refuser la marque qu’il a déposée sans votre accord. Si le déposant est un autre partenaire commercial, l’opposition reste possible dès lors qu’il connaissait votre marque, déjà utilisée.
Cette opposition doit être formée dans les trois mois de la publication de la demande, délai ramené à deux mois le 1er janvier 2027 par la nouvelle loi chinoise sur les marques. Une fois la marque enregistrée, vous pouvez en demander la nullité sur ce fondement. La loi chinoise ne permet pas d’obtenir le transfert de la marque.
Aux États-Unis, c’est l’usage de la marque qui compte. Face à son distributeur, le fabricant est en principe considéré comme le titulaire de la marque, sauf accord contraire. Si vos produits y sont déjà vendus sous la marque, vous pouvez vous opposer à la demande dans les trente jours de sa publication, délai qui peut être prolongé. Si la marque est déjà enregistrée, vous pouvez en demander l’annulation, notamment si l’enregistrement a été obtenu par fraude.
Au Maroc et en Tunisie, vous pouvez revendiquer en justice la marque déposée par votre distributeur en violation de ses engagements, et la récupérer à votre nom. Si votre marque y est déjà déposée ou notoirement connue, une opposition est aussi possible dans les deux mois de la publication de la demande.
En Algérie, il n’existe pas de procédure d’opposition. Si votre marque y était déjà déposée, ou si elle y est notoirement connue, vous pouvez saisir le juge pour faire annuler le dépôt du distributeur.
Dans chacun de ces pays, nous coordonnons l’action avec nos correspondants locaux. Dites-nous où votre marque a été déposée, nous vérifions l’état du dépôt et les recours encore ouverts.
Le conseil de Vanessa Bouchara
« Faire annuler la marque ou en obtenir le transfert ne répond pas au même objectif. Il faut examiner les possibilités offertes par le droit local, mais aussi les conséquences du litige sur la commercialisation des produits et les relations avec les distributeurs. »
Vanessa Bouchara, avocate fondatrice du Cabinet Bouchara & Avocats
Le Cabinet Bouchara & Avocats face aux dépôts frauduleux de marques
Reconnu par les classements juridiques internationaux Chambers et Legal 500, et distingué comme « Incontournable » en contentieux des marques par Décideurs/Leaders League en 2026, le Cabinet Bouchara & Avocats défend les intérêts des entreprises confrontées à des litiges en propriété intellectuelle.
En cas de dépôt frauduleux par un distributeur, les avocats du Cabinet mettent leur expérience au service des entreprises pour défendre leurs droits de propriété intellectuelle, y compris dans les litiges internationaux, en coordination avec des correspondants locaux lorsque cela est nécessaire.
Votre marque a été déposée par un distributeur sans votre accord ? Certains recours sont enfermés dans des délais : consultez-nous dès la découverte du dépôt pour évaluer vos possibilités d’action.
FAQ
Peut-on agir si le distributeur a déposé une marque légèrement différente ?
Oui, sous certaines conditions. La protection contre les dépôts effectués par un agent ou représentant peut également concerner des signes similaires. Dans un arrêt du 11 novembre 2020 (C-809/18 P), la Cour de justice de l’Union européenne a confirmé que cette protection ne se limitait pas aux marques strictement identiques. L’appréciation dépend notamment de la proximité des signes et des produits ou services concernés.
Que faire si la marque a été déposée par une société liée au distributeur ?
Il faut identifier le déposant et ses liens juridiques et commerciaux avec votre partenaire. L’intervention d’une société affiliée ne suffit pas à établir le caractère frauduleux du dépôt. Elle peut toutefois compliquer la preuve d’une relation d’agent ou de représentant, notamment lorsque le recours exige un accord direct entre les parties. D’autres fondements de contestation peuvent alors être examinés.
Faut-il arrêter de vendre ses produits lorsqu’un distributeur a déposé la marque ?
Pas dans tous les cas. La poursuite de la commercialisation dépend notamment de la portée du titre, des droits que votre entreprise peut opposer à son titulaire et des mesures susceptibles d’être engagées contre elle ou ses partenaires. Avant de suspendre les ventes ou de changer de distributeur, il faut apprécier les risques juridiques dans chaque territoire concerné.
Comment éviter qu’un distributeur dépose votre marque à l’étranger ?
Le plus sûr est d’enregistrer la marque dans les pays visés avant de confier la distribution. Le contrat doit interdire au distributeur tout dépôt de la marque ou d’un signe proche, et prévoir la restitution de tout titre déposé en violation de cette clause. Une surveillance des dépôts dans ces pays permet ensuite de réagir dans les délais d’opposition.
Sources et références juridiques
- Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, article 6 septies.
- Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, articles 8 § 3, 21, 46 § 1, 59 § 1 b) et 60 § 1 b).
- Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, articles 5 § 3 b) et 13.
- CJUE, 11 novembre 2020, C-809/18 P, EUIPO c/ John Mills Ltd.
- CJUE, 12 septembre 2019, C-104/18 P, Koton c/ EUIPO.
- Tribunal de l’Union européenne, 28 juin 2023, T-145/22, CEDC International c/ EUIPO.
- Code de la propriété intellectuelle, article L. 712-6 : action en revendication de propriété.
- Code de la propriété intellectuelle, article L. 712-6-1 : marque enregistrée au nom d’un agent ou représentant sans autorisation.
