Avocat en droit des marques à Lyon

Comment protéger une marque, du dépôt à sa défense ?

La marque permet de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux de ses concurrents et d’en identifier l’origine commerciale. Elle peut prendre la forme d’un nom, d’un logo, d’un slogan, d’une image ou d’une combinaison de plusieurs éléments. Lorsqu’elle est correctement protégée et exploitée, elle peut constituer un actif important pour l’entreprise.

Si la marque est le signe distinctif le plus connu, la dénomination sociale d’une entreprise ou encore son nom de domaine sont également des identifiants commerciaux d’une entreprise sur le marché qui peuvent également revêtir une importante valeur économique.

Choisir le territoire de protection

Le choix du dépôt dépend des marchés sur lesquels l’entreprise exerce son activité ou prévoit de se développer.

• Via un dépôt de marque nationale :

La protection de la marque étant limitée au pays dans lequel elle est enregistrée.

• Via un dépôt de marque de l’Union européenne :

La marque est alors protégée dans l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne en vertu d’un titre unique de propriété intellectuelle.

• Via un dépôt d’un enregistrement international :

Il s’agira pour le titulaire d’effectuer son dépôt de marque via le Système de Madrid qui permet de déposer une seule demande d’enregistrement pour désigner un ou plusieurs pays membres de l’Union de Madrid. Il s’agit d’un dépôt centralisé pour lequel il convient de payer une taxe initiale de dépôt à laquelle s’ajoute le montant des taxes afférentes à chaque pays désigné.

Quelles sont les étapes à suivre pour déposer sa marque ?

Il est recommandé de se faire accompagner par un avocat spécialiste du droit des marques tout au long du processus de dépôt afin d’étudier notamment la validité du signe à déposer, l’opportunité d’un tel dépôt et l’étendue de l’exploitation projetée.

Le Cabinet Bouchara se propose de vous accompagner dans votre projet de dépôt et notamment pour:

• Vérifier les droits antérieurs existants susceptibles de faire obstacle à votre projet via la conduite d’une recherche d’antériorités parmi les marques, les dénominations sociales et les noms de domaine ;
• Analyser la distinctivité du signe qui est une condition de fond pour son enregistrement à titre de marque ;
• Rédiger le libellé des classes de produits et/ou services qui seront désignés par le dépôt afin qu’il couvre l’ensemble de vos activités à court, moyen et long terme ;
• Les pays clés dans lesquels votre marque devra être déposée au regard de vos perspectives de développement.

Quelles vérifications effectuer avant le dépôt d’une marque ?

Une marque est un signe distinctif qui a une forte valeur économique, elle doit par conséquent être protégée dès son dépôt et ce, jusqu’à la cessation de l’exploitation.

Vérification de la disponibilité du signe

Le Cabinet Bouchara conduit pour vous des recherches d’antériorités en France et à l’étranger parmi les droits antérieurs susceptibles de constituer des obstacles à votre projet (notamment parmi les marques et dénominations sociales antérieures).

Nous procédons à l’analyse des résultats en évaluant les risques juridiques et pratiques en cas de réaction de tiers titulaires de droits antérieurs afin de vous permettre de les anticiper avant tout dépôt de marque.

Analyse de la validité du signe

La marque déposée doit également être valable, c’est-à-dire remplir les conditions de fond et de forme prévues par le Code de la propriété intellectuelle.

Le Cabinet Bouchara analyse pour vous le signe objet du dépôt et notamment son caractère distinctif et licite.

Notre Cabinet vous conseille dans le choix de votre signe afin de réduire le risque de notification officielle de refus émise par l’Office et le risque d’action en annulation de tiers pouvant être intentées à l’encontre de votre marque.

Comment maintenir la protection d’une marque après l’enregistrement ?

Surveillance des délais

Afin de maintenir la protection de votre marque, il est indispensable de surveiller les délais et notamment ceux prévus pour le renouvellement de votre titre de propriété intellectuelle.

Le Cabinet Bouchara suit l’ensemble des démarches à effectuer au cours de la vie de votre marque (extension sous priorité, inscription, renouvellement etc…) et se charge de vous avertir des délais afin d’optimiser vos droits sur votre marque.

S’assurer de l’exploitation effective de votre marque

Une marque est enregistrée sur un territoire (principe de territorialité) pour désigner des produits et/ou services (principe de spécialité). 

Si le titulaire d’une marque bénéficie d’un enregistrement, encore faut-il qu’il l’exploite de manière effective et sérieuse pour l’ensemble des produits et/ou services désignés et sur le territoire ayant octroyé ce titre. En effet, en France, une marque enregistrée depuis plus de 5 années est vulnérable à une action en déchéance, laquelle peut être intentée par tout tiers (article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle). Si vous n’êtes pas en mesure de rapporter la preuve de l’usage sérieux de votre marque pendant une période ininterrompue de 5 années précédant l’action en déchéance, votre marque risque d’être annulée. 

Chaque Office dispose de sa propre législation en la matière. En Chine par exemple, une marche est susceptible de faire l’objet d’une action en déchéance à compter de la troisième année suivant son enregistrement.

Le Cabinet Bouchara vous accompagne dans la préparation des preuves d’usage et les actions en déchéances que vous pourriez engager ou subir.

Réagir face aux contrefaçons de tiers

Protéger votre marque implique également de réagir face aux tiers qui utiliseraient votre signe sans votre autorisation.

Le Cabinet Bouchara vous accompagne dans la surveillance de vos marques. Nous analysons avec vous les dépôts et exploitations portant atteinte à vos droits afin de vous proposer la meilleure stratégie à adopter pour neutraliser les atteintes des tiers à l’encontre de votre marque.

Le Cabinet Bouchara assure la protection et la défense de vos droits de propriété intellectuelle devant les Offices et les Tribunaux (action en contrefaçon, action en nullité, action en concurrence déloyale etc…).

Protéger les autres signes distinctifs de l’entreprise

L’entreprise exploite généralement plusieurs identifiants commerciaux qui peuvent constituer des droits, notamment sa dénomination sociale, son enseigne et son nom de domaine.

Ces signes pourraient être des droits antérieurs opposables aux marques dès lors que l’article L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que :

I.- Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :

[…]

3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;

4° Un nom commercial , une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;

5° Une indication géographique enregistrée mentionnée à l’article L. 722-1 ou à une demande d’indication géographique sous réserve de l’homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ;

[…]

Il est donc important d’avoir conscience de l’ensemble des droits relatifs aux identifiants commerciaux d’une entreprise sur un marché et de les faire valoir en cas d’atteinte.

Questions fréquentes

Pourquoi faire une recherche d’antériorités avant de déposer une marque ?

Une recherche d’antériorités permet d’identifier les droits susceptibles de faire obstacle au dépôt ou à l’exploitation du signe envisagé. Une simple recherche à l’identique constitue seulement le premier niveau de vérification. Ensuite, il faut également examiner les ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles avec les marques antérieures, ainsi que les dénominations sociales, noms commerciaux et noms de domaine pertinents.

Comment choisir les produits et services à désigner dans le dépôt ?

Le dépôt doit désigner les produits et services réellement proposés ou raisonnablement envisagés par l’entreprise. Les classes de la classification de Nice servent à organiser ces produits et services, mais ce sont les termes précis du libellé qui déterminent le périmètre de la protection. Un libellé trop étroit peut laisser certaines activités sans protection, tandis qu’un dépôt excessivement large peut devenir difficile à exploiter et à défendre pour tous les produits et services qui seront déposés.

Combien de temps une marque est-elle protégée ?

Une marque française est protégée pendant dix ans à compter du dépôt et peut être renouvelée indéfiniment par périodes successives de dix ans. Le renouvellement ne permet toutefois ni de modifier le signe ni d’ajouter de nouveaux produits ou services : ces évolutions nécessiteront un nouveau dépôt.

Que faire lorsqu’une opposition est formée contre une demande de marque ?

Il faut examiner rapidement le droit antérieur invoqué, les ressemblances entre les signes et les produits ou services concernés. Selon le dossier, la stratégie peut consister à répondre à l’opposition, à contester la portée du droit antérieur, à limiter le dépôt ou à négocier un accord de coexistence. De son côté, le titulaire d’un droit antérieur dispose en principe de deux mois à compter de la publication d’une demande de marque française pour former opposition devant l’INPI, le délai est de trois mois devant l’EUIPO.

Le tribunal judiciaire de Lyon est-il compétent en cas de contrefaçon de marque ?

Le tribunal judiciaire de Lyon est spécialement désigné, s’il s’agit du lieu de domicile du défendeur, ou du lieu de l’atteinte, pour certains contentieux de marques relevant notamment des ressorts de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom. D’autres procédures peuvent toutefois relever de l’INPI, de l’EUIPO ou d’une autre juridiction. Nous vérifions donc la compétence et la voie d’action appropriée avant d’engager une démarche.