Cession de marque

La cession de marque est un contrat par lequel le titulaire d’une marque, dénommé le cédant, transfère la propriété de son droit à un tiers, dénommé le cessionnaire.

Ce dernier sera alors investi de tous les droits portant sur la marque qui lui a été cédée.

La marque est un signe distinctif qui bénéficie d’une protection sur le territoire pour lequel elle est déposée, puis enregistrée (principe de territorialité) et pour les produit(s) et/ou service(s) qu’elle désigne (principe de spécialité).

Il s’agit d’un titre de propriété intellectuelle conférant un monopole d’exploitation à son propriétaire.

La marque est un actif de propriété intellectuelle qui par nature est en constante mutation.

La vie d’une marque peut en effet évoluer tant sur son aspect (changement de dénomination ou encore de logo) que sur son exploitation ou sa titularité (contrat d’exploitation, contrat de licence, contrat de cession).

La cession d’une marque peut intervenir dans des cadres variés :

Réorganisation interne (pouvant notamment résulter d’un changement de modèle économique) ;
Dans le cadre d’une cession d’actifs à des tiers.

Dans le cadre d’une cession interne, il peut s’agir d’une cession du dirigeant au profit de son entreprise, ou d’une cession à une société qui portera les marques du groupe (exemple : cession à une holding).

Dans le cadre d’une cession d’actifs à des tiers, il peut s’agir de cession de branche d’activités, ou d’activités complètes, ou encore de cession à des fonds d’investissement qui souvent réaliseront un audit des actifs de l’entreprise.

Qu’il s’agisse de l’une ou de l’autre des configurations, il est nécessaire d’être extrêmement précis et vigilants. Il faut notamment envisager les cas suivants :

Tout d’abord, il faut vérifier qu’il n’y a pas d’autres droits détenus sur ce signe, puisque, s’ils existent, il faudrait idéalement que la cession de ces autres droits intervienne également.

Ainsi, la cession d’une marque s’accompagne souvent (ou devrait s’accompagner) d’une cession de noms de domaine, de compte de réseau social, etc…

Par ailleurs, il faut se poser la question du territoire et de la possible coexistence de marques sur plusieurs territoires.

En effet, si la cession n’est consentie qu’en France ou en Union européenne et que le cessionnaire conserve des droits sur d’autres pays, cela peut impliquer des situations qui auront besoin d’être prévues (par exemple : la vente de produits de la marque française par un revendeur sur un territoire conservé par le cessionnaire sera-t-elle ou non considérée comme un acte de contrefaçon ?).

Ensuite, il faut se poser la question de la valorisation de la marque qui, si elle est exploitée, constitue un actif à valoriser.

La valorisation de la marque dépendra de plusieurs facteurs notamment la valeur juridique de la marque (liée à sa disponibilité et distinctivité) et également à sa valeur financière qu’on définit en fonction de différents critères posés notamment par la norme ISO 10668 – développements infra.

Par exemple, un enregistrement de marque susceptible d’être annulé (dans le cadre d’une action en déchéance, du fait de sa perte de caractère distinctif ou de son absence d’exploitation par son titulaire ou encore dans le cadre d’une action en nullité du fait de l’existence de droits de tiers) sera moins fort qu’une marque ayant un caractère distinctif fort bénéficiant ainsi d’un pouvoir d’attractivité élevé auprès du public concerné.

Une fois la marque correctement valorisée, il faudra définir si la TVA est ou non applicable à la cession. Si la marque cédée n’est pas exploitée, la cession sera soumise à TVA. En revanche, si la marque cédée est exploitée, elle sera soumise aux droits d’enregistrements prévus à l’article 719 du Code général des impôts.

Enfin, il faudra être vigilants sur d’éventuels droits d’auteur liés à la marque. En effet, lorsque la marque est composée d’éléments figuratifs réalisés par une tierce personne (graphiste, artiste etc..), il peut être nécessaire de régulariser une cession de droits d’auteur afin de sécuriser la cession de marque.

La cession par le propriétaire de ses droits sur sa marque peut être totale ou partielle.

Bien que non enregistrée, une demande de marque peut parfaitement faire l’objet d’un tel contrat de cession.

Toutefois, dans l’hypothèse où la marque ne serait finalement pas enregistrée (rejet à la suite d’une notification d’irrégularité ou d’une procédure d’opposition de tiers), le contrat de cession serait automatiquement annulé car dépourvu d’objet.

Cela peut impliquer d’autres conséquences si le tiers acquéreur n’était pas explicitement informé du risque.

Il est donc recommandé d’attendre l’enregistrement de la marque avant de conclure un tel contrat, ou à tout le moins d’insérer une clause conditionnant la validité de l’accord à l’obtention de cet enregistrement.

Le contrat de cession de marque devra être inscrit au registre des marques auprès des Offices des marques de propriété intellectuelle (INPI, EUIPO, OMPI) afin de la rendre opposable aux tiers.

Il faudra alors transmettre à l’Office le document de cession faisant apparaître les informations relatives aux parties et à la marque cédée ainsi que la date d’effet de la cession, les autres articles du contrat (notamment les clauses confidentielles) peuvent parfaitement être retirés de la copie.

Le contrat de cession peut être produit en intégralité ou par extraits pour conserver la confidentialité de certains éléments (exemple : le prix de cession).

Il est recommandé de prévoir qui du cédant ou du cessionnaire prendra en charge le règlement de cette formalité. En effet, l’inscription d’une cession peut s’avérer coûteuse notamment lorsqu’elle porte sur plusieurs marques.

Il est recommandé de se faire assister par un conseil (CPI) ou avocats spécialisés en propriété intellectuelle.

En effet, une opération de cession de marque nécessite de mobiliser de nombreuses notions complexes, en se basant sur divers documents juridiques (accords, certificats, attestations, évaluations etc..).

Par ailleurs, le contrat de cession devra être rédigé de façon optimale et dans des termes clairs afin de satisfaire aux intérêts des signataires et empêcher toute remise en cause de ladite cession si une des parties devait engager une procédure pour la contester.

Point jurisprudence

L’absence d’inscription d’une cession de marque au registre national des marques n’affecte pas sa validité mais seulement son opposabilité aux tiers (Cour d’appel de Paris, 13 avril 2021, n°19-12.849).

Point jurisprudence

Si les titres de propriété intellectuelle peuvent être cédés à titre gratuit, il convient de rester vigilants quant aux formalités subséquentes dans le cadre d’une telle cession, au risque de se faire opposer sa nullité.

En effet, l’article 931 du Code Civil prévoit que « Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité. »

Le Tribunal de Paris, dans une décision du 8 février 2022 a pu établir que :

« le contrat […] emporte explicitement transfert de propriété de la marque et des modèles « à titre gratuit ». Il s’agit donc par définition d’une donation, non dissimulée et portant sur des droits incorporels, comme tels insusceptibles de remise physique. L’acte, qui devait donc être passé devant notaire alors qu’il est constant qu’il a été conclu sous seing privé, est nul. » (Tribunal judiciaire de Paris, 8 février 2022, n°19-14.142).

Point sur la norme ISO 10668

La norme ISO 10668, publiée en 2010, homologuée en France par l’AFNOR en octobre 2010 et complétée par la norme ISO 20671 en 2019, est le premier référentiel dédié à l’évaluation financière des marques.

Elle regroupe l’ensemble des principes à suivre et des bonnes pratiques existantes lors de l’évaluation d’une marque et énumère les exigences relatives aux modalités et aux méthodes d’évaluation de sa valeur financière.

Pour être en conformité avec la norme ISO 10668, l’expert doit réaliser 3 types d’analyses :

Une analyse marketing, pour connaître la force de la marque sur le marché (stratégie de diffusion, de différenciation etc..) ;
Une analyse juridique, réalisée notamment à travers la conduite d’un audit pour connaître de l’étendue des droits relatifs à la marque ;
Une analyse déontologie, imposant à l’expert de réaliser son évaluation de manière transparente : identification des données utilisées, communication des méthodes de travail choisies pour l’évaluation de la marque (par le prix du marché, par ses revenus ou par ses coûts).

La date de valorisation est très importante car elle permet d’avoir une estimation de la valeur de la marque à une période donnée en tenant compte du contexte économique et d’appréhender ses perspectives d’évolution.

Le Cabinet Bouchara vous accompagne notamment dans :